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선택발명인 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단

Novelty Determination for an Enantiomer Invention as a Selection Invention

신혜은|정차호
법학연구소 (The Institute of Legal Studies Konkuk University)|2008.09|서울대학교 법학|제49권 제3호|pp. 355-408

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선택발명진보성신규성분리noveltyresolutioninventive stepselection invention거울상 이성질체광학 이성질체구체적 개시라세미체enantiomeroptical isomerspecific disclosureracemate
주제분류법학

초록

본 논문은 선택발명의 한 형태인 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단에 관한 보다 나은 법리를 제안한다. 그러한 제안을 위하여 본 고는 먼저 선택발명의 보다 정확한 정의를 제시하고 나아가 미국, 유럽, 일본 및 한국에서의 선택발명 및 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단기준을 분석한다. 그러한 분석을 바탕으로 본 논문은 새로운 거울상 이성질체 발명의 신규성 판단기준을 다음과 같이 주장한다. 첫째, ‘구체적 개시’ 요건은 라세미체로부터 쟁점이 되는 거울상 이성질체로의 분리가 구체적으로 개시되었는지 여부에 대하여 사안별로 판단되어야 한다. 둘째, 선행기술의 ‘용이실시’ 요건이 별도로 판단되어야 한다. 셋째, 구체적 개시 요건을 판단함에 있어서 통상의 기술자의 개념이 적용되어서는 아니 되고 오직 하나의 선행기술과 비교되어야 한다. 넷째, 용이실시 요건의 판단은 통상의 기술 자 그 자신의 지식에 기초하여야 한다. 결론적으로, 본 논문은 거울상 이성질체 발명의 신규성을 근본적으로 부정하는 법리는 적절하지 않으며 적합한 진보성 판단기준의 설정을 통하여 관련 연구개발활동을 유도하여야 한다고 주장한다.

Abstract

This paper suggests better jurisprudence on novelty determination of an enantiomer invention, which is a type of selection invention. For the suggestion, it first crafts an upgraded definition of a selection invention and then analyzes standards of novelty determination of selection invention and enantiomer invention in the U.S.A, Europe, Japan and Korea. Based on such analysis, this paper proclaims new standards of novelty determination of enantiomer invention as follows: (1) “express disclosure” requirement must be case-by-case determined on whether resolution method from racemate to enantiomer at issue was specifically disclosed; (2) “enabling” requirement of prior art must be separately and additionally determined; (3) in determining express disclosure requirement, the concept of skilled person must not be applied and only single prior must be compared; and (4) determination of enabling requirement must be based on the skilled person's own knowledge. As a conclusion, this paper claims that such law which fundamentally denies novelty of an enantiomer invention is not appropriate and that we should induce relevant research and development activities by establishing a proper inventive step standard.

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