선택발명(Selection Invention) : 광학이성질체 용도발명의 신규성 판단 기준 -특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330(병합) 판결을 중심으로-

최근 특허법원은 라세미체의 용도가 기재되어 있는 선행발명을 근거로 광학이성질체의 용도가 신규성이 없다는 취지의 판결을 내렸다(특허법원 2008. 1. 18. 선고 2006허6303, 8330(병합) 판결). 그러나 대법원은 동일한 사안을 다룬 이전의 사건에서 광학이성질체의 용도가 신규성이 있다는 판단을 한 바 있다(대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결). 대법원과 특허법원이 동일한 사안에 대해 서로 다른 판단을 한 이유는 2개의 광학이성질체 형태로 분리되지 않은 라세미체의 의약적 용도로부터 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원시의 기술상식에 기초하여 어려움 없이 광학이성질체의 의약적 용도를 인식할 수 있다고 볼 수 있는가 하는 점에 관해 대법원은 부정하였고 특허법원은 긍정하였기 때문이다. 대법원의 입장은 선행발명을 기재한 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 아니한 유익한 발명에 특허권을 부여함으로써, 산업의 발달과 공익의 증진을 도모하고자 하는 세계 각국의 선택발명 인정 취지와도 부합된다고 할 수 있다. 그러나 특허법원의 입장은 광학이성질체의 용도 발명이 과연 발명적 가치를 인정해 줄 만한 것이었는지 여부(진보성)를 검토해 보기도 전에 신규성을 부정해 버림으로써 광학이성질체의 용도발명이 선택발명으로 인정되어 특허 등록될 여지를 원천적으로 차단하여 버렸다는 문제가 있다.