권리범위확인심판에서의 진보성 판단에 관한 고찰
Judgment of Inventive Step in a Trial to Confirm the Scope of a Patent
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초록
대법원은 2012후4162 전원합의체 판결에서 권리범위확인심판에서 특허발명에 진보성이 결여되어 무효사유가 명백하다고 하더라도 이에 대한 진보성 판단을 할 수 없다고 하면서 이와 배치되는 판례를 변경하였다. 종래 대법원이 권리범위확인심판에서 진보성 판단을 할 수 없다고 한 판례는 단 한 건에 불과하고 다수의 판례에서 진보성 판단을 인정하였다. 또한 특허법은 특허에 무효사유가 있는경우 특허무효심판을 통하여 무효로 할 수 있다고 규정하고 있지만, 대법원은2010다95390 전원합의체 판결에서 침해소송에서는 진보성 판단을 할 수 있다고 했다. 그럼에도 불구하고, 대법원은 2012후4162 전원합의체 판결에서 권리범위확인심판에서는 진보성 판단을 할 수 없다고 한 것이 적절한 것인지에 대하여의문이 남는다. 대법원은 2010다95390 전원합의체 판결에서 특허발명에 진보성이 결여되어 무효심판에서 무효로 될 것이 명백한 경우 침해소송에서 진보성 판단을 할 수 있다고 했다면, 이와 유사한 성격의 권리범위확인심판에서도 특허발명에 진보성이 결여되어 있는 것이 명백한 경우 당연히 진보성 판단을 할 수 있어야할 것이기 때문이다. 이러한 의문점을 바탕으로 이 논문은 대법원이 2010다95390 전원합의체 판결에서 침해소송법원이 진보성 판단을 할 수 있다고 하였음에도 불구하고, 권리범위확인심판에서는 진보성 판단을 할 수 없다고 한 2012후4162 전원합의체 판결이 갖고 있는 의미와 문제점을 검토한다.
Abstract
The Supreme Court en banc Decision 2012hu4162 declared thatthe court in infringement litigation cannot decide whether the patentedinvention has an inventive step in a trial to confirm the scope of a patentand change precedents. Until the en banc Decision, the Supreme Court had decided theinventiveness of the patented invention in a trial to confirm the scope ofa patent except the Supreme Court Decision 97hu2095 sentenced onMarch 20, 2014. In addition, even though the Patent Act stipulates thatthe patent can be invalidated though an invalidation trial of the patentwhen the patent cannot satisfy the requirements to be patented, theSupreme Court en banc Decision 2010da95390 which is aninfringement suit notified that the court dealing with an infringementsuit could determine whether the patented invention had an inventivestep. Considering the Patent Act and the Supreme Court en bancDecision 2010da95390, the Supreme Court en banc Decision2012hu4162 makes us have questions. Because the Supreme Court enbanc Decision 2010da95390 declared that the courts of an infringementsuit could decide the inventive step of a patented invention when it wasobviously considered to be invalidated in an invalidation trial, itappeared that courts of a trial to confirm the scope of a patent (which isbasically similar to an infringement suit in that it is to confirm whether an accused invention belongs to the scope of the patented invention)also could decide the inventive step of the patented invention. Againstthis backdrop, this paper argues that the en banc Decision 2012hu4162is not proper in that it prohibits judgment of the inventive step of apatented invention even when it is considered to be invalidated in aninvalidation trial and the en banc Decision is a trial to confirm the scopeof a patent.
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