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특허침해소송에서 권리남용 법리 적용의 문제점

Can Exercise of Patent Rights That have not Inventive Step be Patent Abuse?

구대환
법학연구원 (Legal Research Institute of Korea University)|2013.08|법학논총 (The Legal Studies Institute of Chosun University)|제20권 제2호|pp. 149-186

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대법원진보성신규성특허권 남용NoveltyKorean Supreme CourtInventive step당업자킬비 판결patent abusea person skilled in the artKilby decision

초록

2012. 1. 19. 대법원은 2010다95390 전원합의체판결에서 특허 무효심결 확정 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 등의 청구는 권리남용에 해당하여 허용되지 아니하고, 특허침해소송법원은 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성을 판단할 수 있다고 하였다. 전통적으로 대법원은 피고가 특허무효의 항변을 제기하는 경우, (특허발명에 대한 진보성 판단 여부에 있어서는 일관성이 없었지만) 특허발명이 출원 전에 공지되었거나 공지기술로부터 용이하게 창작할 수 있는 것에 불과하다고 하는 방식에 의하거나 확인대상발명이 자유기술의 영역에 속하기 때문에 침해를 구성하지 않는다고 하는 방식에 의하여 사건을 해결해왔다. 그런데 2010다95390 사건에서 대법원은 그 동안 일반적으로 적용해 오던 공지기술제외의 원칙이나 자유기술의 항변의 법리가 아닌 권리남용의 법리를 도입함으로써 다음과 같은 의문을 야기하였다. 1. 특허권자는 상당한 비용을 투자하여 특허를 취득하고, 특허에 무효의 사유가 명백하게 존재하는지의 여부에 대하여는 전혀 알지 못한 채, 자신의 권리를 행사한 것에 불과한 것임에도 이를 가리켜 특허권 남용이라고 하는 법원의 판단을 수긍하기 어렵다. 2. 그 동안 대법원은 오랫동안 공지기술제외의 원칙이나 자유기술의 항변에 기초하여 사건을 해결해왔고 2010다95390 사건도 이러한 방식에 의하여 해결함에 있어서 특별히 법리적으로 문제될 사항이 없음에도 불구하고 새롭게 권리남용의 법리를 채택한 이유가 분명하지 않다. 3. 특허심판원에서 특허가 진보성이 결여되어 무효로 될 것이 명백하다고 판단할 때의 명백성의 정도가 명확하지 않다. 4. 진보성을 판단하기 위하여서는 해당업계에 통상의 지식을 가진 자를 상정할 수 있는 기술적 전문지식이 필요하지만, 현재의 법원은 이러한 기술적 전문지식을 지닌 법관이 갖추어져 있지 않다. 이 논문은 특허침해소송에서 특허권에 진보성이 없는 것이 명백하다는 이유로 특허권자의 권리행사를 권리남용이라고 하는 것은 적절하지 않다고 하면서 그 이유를 구체적으로 지적하였다. 2010다95390 전원합의체판결은 권한분배의 원칙보다는 실체적 진실에 부합하는 판결을 내리겠다고 선언하였다는 점에 그 의의가 있다. 그러나 기술적 전문성이 없는 법관에 의한 진보성 판단은 판단의 오류로 인하여 문제를 가중시킬 수 있음에 유의하여야 한다.

Abstract

The Korean Supreme Court in a unanimous en banc decision 2010 da 95390 rendered on January 19, 2012 held that the courts could dismiss a patent injunction or damages claim on the ground that they are patent abuse when it is obvious that once the patented invention is examined by the Intellectual Property Tribunal (IPT) of the Korean Intellectual Property Office (KIPO), it will be invalidated due to lack of inventive step even before it is conclusively invalidated by IPT of the KIPO. It is obvious that the unanimous en banc decision declared that the court would examine inventive step of a patent at issue in order to decide whether defendant's argument of patent abuse was right. It appears that the Supreme Court emphasizes more truth and fact rather than keeping formal restrictions such as distribution of powers. Traditionally, when a defendant raises a patent invalidity defense, the Supreme Court has generally decided that allegedly infringing device or process does not constitute infringement when the patent (or allegedly infringing device or process) lacks novelty or inventiveness, even if the Supreme Court has not been coherent in reviewing inventive step of the patented invention. By employing the legal notion of patent abuse into a patent infringement case in 2010 da 95390, the Supreme Court raised the following issues:1. It is not appropriate to hold that patentee's enforcement of his patent right is patent abuse even if he has received his patent right with great cost legitimately. 2. Even if the Supreme Court has solved patent infringement cases by novelty or inventive step test without any special difficulty, it is not clear why the Supreme Court uses patent abuse in this case. 3. The degree of obviousness that the patent will become invalid when it is examined by the IPT is not clear. 4. The courts are generally not equipped with judges having technological knowledge enough to imagine a person having an ordinary skill in the technological field. For these reasons, it is inappropriate to use the notion of patent abuse in infringement lawsuits. However, en banc decision 2010 da 95390 significant meaning in that it has enabled the court to decide more in line with truth and equity by officially declaring that the court can examine inventive step of a patent at issue to decide whether defendant's argument of patent abuse is right.

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