프로덕트 바이 프로세스 청구항과 명확성 요건 - ‘프라바스타틴나트륨사건’ 일본최고재판소판결을 소재로 한 비교법연구 -
Product By Process Claim and Clarity Requirements - A Comparative Law Study with the Japan Supreme Court' Case -
0
조회
0
다운로드
3
인용
0
참고문헌
키워드
초록
본고는 프로덕트 바이 프로세스 청구항(이하, ‘PBP 청구항’이라고 함)의 해석에 관한 ‘프라바스타틴나트륨사건’ 일본 최고재 판결을 소재로 하여 한국 대법원 판결과의 비교법 연구를 한 것이다. PBP 청구항은 물건의 발명에 제조방법이 기재되어 있는 청구항이다. PBP 청구항에 관한 논의의 핵심은 이 청구항에 기재되어 있는 제조방법을 특허발명의 권리범위 판단과 특허요건 판단에서 어떻게 해석해야 하는가이다. 이에 관하여 최고재판소는 지금까지의 운영을 뒤집고 특허발명의 권리범위 판단과 특허요건 판단의 경우에서 PBP 청구항을 통일적으로 해석해야 하며 제조방법에 관계없이 동일한 물건이라면 권리범위에 포함된다고 판시하였다. 한국 대법원도 동일한 취지의 판단을 하였으므로 한국과 일본은 PBP 청구항의 해석에 관하여 동일한 입장을 취하고 있다고 평가할 수 있다. 최고재판소는 청구항의 기재에 ‘불가능․비실제적 사정’이 존재하지 않는 경우를 명확성 요건 위반으로 하고 특허 출원인에게 이 사정이 존재하지 않다는 주장․입증을 요구하고 있다. 이에 관련하여 최근 일본 특허청은 ‘불가능․비실제적 사정’에 관하여 참고 예를 제시하는 등 특허 출원인에게 PBP 청구항 발명의 권리화에 대한 예견가능성을 부여하고 있다. 반면, 이 주장․입증의 실패한 PBP 청구항(부진정 PBP 청구항)은 물건의 발명으로서의 특허권의 취득이 어려워지게 된다. 또한 이미 등록된 특허권은 무효심판에 의하여 무효가 될 가능성이 높아 앞으로 일본에서는 이미 등록되어 있는 특허권에 대하여 무효 심판 청구가 빈발하게 일어날 것으로 예상된다. 이에 대하여 특허권자는 정정심판이나 특허무효심판절차에서의 정정 청구를 통하여 대응책을 모색할 수 있을 것이다. PBP 청구항에 관한 일본 특허청의 심사․실무의 운영에서는 진정 PBP 청구항만 물건의 발명으로 인정되는 반면 한국은 진정/부진정 PBP 청구항을 구별하지 않고 물건 발명의 특허가 부여된다. 특허청구범위의 공시기능과 제3자의 신뢰 보호를 중시한다면 진정 PBP 청구항만이 물건의 발명으로서 허용되어야 하므로 심사 단계에서 PBP 청구항으로만 기재할 수밖에 없었다는 이유의 주장․입증을 특허 출원인에게 요구하여 부진정 PBP 청구항의 배제를 도모하는 특허제도의 운영이 필요하다고 생각한다. 하지만 한국의 대법원 판결에서는 이에 관한 실마리를 찾을 수 없다. 일본 최고재 판결과 그에 따른 일본 특허청의 운영이 PBP 청구항의 해석에 관한 앞으로의 한국법 해석의 방향을 검토함에 있어서 도움이 될 것으로 생각된다.
Abstract
This paper is a comparative law study with the Korea Supreme Court' decision on the Japan Supreme Court's judgement about a interpretation of Product By Process Claim (It was called ‘PBP Claim’ in the following). PBP Claim is a claim that is described the Production Process for the Production Invention is stated in a patent claim. The core of the discussion of the PBP Claim is how should interpret the Production Process in the Production Invention in the case of patent infringement litigation and the gist of a PBP Claim in a patent examination procedure. About this, the Japan Supreme Court held that it should interpret at the same way and fall within the technical scope/gist of the PBP Claim as long as the deliverable is the same even if it is produced by different process steps in those situations. Recently, As the Korea Supreme Court ruled the same decision as the Japan Supreme Court' decision, It can estimate that Korea and Japan are formed a certain consensus about interpretation of the PBP Claim. Also, The Japan Supreme Court ruled that an Unauthentic PBP Claims where it cannot be said that it is impossible or difficult to directly specify the product by means of the structure or feature of the product, should be invalidated (i.e. not patentable) due to the lack of clarity, and patent applicants should assert and proof a absence of 'impossible or impractical circumstance' in order to avoid to correspond to the lack of clarity. To avoid to become invaid patents, Patentee can cope to demand Correction Request or the trial for Correction of a Patent. Anyway, from now on it will increase to become invalid patents that have already registrated by the demanding of Patent invalidation trial. In spite of the fact that Korea Supreme Court ruled not to distinguish between Authentic and Unauthentic PBP Claims, I think It should be grant a Patent right to only Authentic PBP Claims if it be emphasizes the Public Notice Function of Scope of Claims and protect the Trust of a Third Party. However, It can not find any clue about this. From the point of view of the international harmonization of patent examination, I think that the interpretation of Japanese law is very useful to the interpretation of Korea Law or operation of patent litigation practice in Korea in the future.
참고문헌 (48)
- 조영선, "특허법" (2015), 박영사
- 김원준, "특허판례연구" (2012), 도서출판 fides
- 강경태, "제조방법이 기재된 물건발명 청구항－대법 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결, 대법 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결－", 리걸타임즈, (82) (2015)
- 김원준, "Product by Process 청구항의 해석론에 관한 고찰", 법학연구, 45, pp.309~343 (2015), 부설법학연구소
- 박민정, "프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product by Process Claim)에 관한 고찰", 특허법원연구회자료실, ~ (2014)
- 엄인권, "2015년판례평석우수논문집" (2015), 특허청
- 유영선, "‘제조방법이 기재된 물건발명 청구항(Product by Process Claim)’의 특허청구범위 해석 - 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 -", 산업재산권, (48), pp.1~42 (2015), 한국지식재산학회
- 윤태식, "프로덕트 바이 프로세스 청구항(Product by Process Claim)에 관한 小考", 사법논집, 45 (2007)
- 윤태식, "특허법 주해Ⅰ" (2010), 박영사
- 임호, "제법한정 물건청구항의 해석과 입증책임(상)", 저스티스, 135, pp.108~136 (2013), 한국법학원
- 조영선, "제조방법이 기재된 물건 청구항의 신규성ㆍ진보성 판단 - 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결에 대한 비판적 검토 -", 저스티스, 148, pp.242~270 (2015), 한국법학원
- 좌승관, "제조방법이 기재된 물건의 발명의 최근 대법원 판결에 대한 고찰 - 대법원 2015.1.22.선고 2011후927 판결을 중심으로 -", 지식재산연구, 11(1), pp.71~106 (2016), 한국지식재산연구원
- 정차호, "제법한정물건 청구항(product-by-process claim)의 해석에 관한 새로운 제안", 성균관법학, 22(1), pp.167~208 (2010), 법학연구소
- 조현래, "Product by Process Claim에 대한 특허침해 판단 -Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp. 판결을 대상으로-", 법학연구, 50(1), pp.137~160 (2009), 법학연구소
- 茶園成樹, "特許法" (2013), 有斐閣
- 現代民事判例研究会, "民事判例Ⅺ 2015年前期" (2015), 日本評論社
- 渋谷達紀, "特許法" (2013), 発明推進協会
- 中山信弘, "特許判例百選" (2012), 有斐閣
- 中山信弘, "牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産権 法理と提言" (2013), 青林書院
- 中山信弘, "特許法" (2012), 弘文堂
- 中山信弘, "牧野利秋判事退官記念論文集 知的財産法と現代社会" (1999), 信山社
- 特許庁, "工業所有権法(産業財産権法)逐条解説" (2013), 発明推進協会
- 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室, (1994), 特許庁
- 特許クレーム解釈に関する調査研究(Ⅱ)報告書, "知的財産研究所", 知的財産研究所, ~ (2003)
- 牧野利明他, (2007), 新日本法規
- 大渕哲也他, "特許訴訟(上巻)" (2012), 民事法研究会
- 吉田和彦, "判批", 法の支配, (180) (2016)
- 設樂隆一, "記載要件-実施可能要件とサポート要件との関係, 併せてプロダクト․バイ․ プロセス․クレームについて", パテント, 69(2) (2016)
- 北田明他, "発明の技術的範囲’と‘発明の要旨認定’との間にダブルスタンダードは存在するか", パテント, 68(12) (2015)
- 岩坪哲, "PBPクレーム最高裁判決のインパクト－最二判平成27․6․5－", ジュリスト, (1485) (2015)
- 南条雅祐, "PBPクレーム最高裁判決と今後の実務上の課題", ジュリスト, (1485) (2015)
- 松本司他, "プロダクト․バイ․プロセス․クレーム－最高裁平成27.6.5判決－", 知財プリズム, (156) (2015)
- 生田哲郎, "プロダクト․バイ․プロセス․クレームに関する最高裁判決", 発明, 112(9) (2015)
- 飯村敏明, "プロダクト․バイ․プロセス․クレーム最高裁判決とアミカスキュリエ", 特許研究, (60) (2015)
- 岡田吉美, "プロダクト․バイ․プロセス․クレームに係る最高裁判決", 特許研究, (60) (2015)
- 平井佑希, "実務家からみたPBPクレーム最高裁判決", Law&Technology, (70) (2016)
- 田村善之, "プロダクト․バイ․プロセス․クレームの許容性に関する最高裁判決について－行為規範と評価規範の分担役割という視点からの検討－", WLJ判例コラム, (54) (2015)
- 潮海久雄, "判批", IPマネジメントレビュー, (18) (2015)
- 上野剛史, "プロダクト․バイ․プロセス․クレーム最高裁判決に関する座談会", AIPPI, 60(10) (2015)
- 医薬·バイオテクナロジー委員会, "プロダクト·バイ·プロセス·クレーム最高裁判決を考える－平成24年(受)第1204号)特許権侵害差止事件－", 知財管理, 65(10) (2015)
- 前田健, "プロダクト․バイ․プロセス․クレームの有効性と訂正の可否－プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決とその後の課題－", AIPPI, 60(8) (2015)
- 小島立, "判批", Law & Technology, (70) (2016)
- 小林茂, "新規な化学物質についてのPBPクレームの解釈", パテント, 69(1) (2016)
- 井関涼子, "判批", Law&Technology, (70) (2016)
- 菊池絵理, "判解", Law&Technology, (69) (2015)
- 北原潤一, "プロダクト․バイ․プロセス․クレームの権利範囲の解釈について－プラバスタチンナトリウム事件の大合議審理に際して－", 知財研フォーラム, (87) (2011)
- 潮海久雄, "判批", IPマネジメントレビュー, (18) (2015)
- 神谷惠理子, "プロダクト․バイ․プロセス․クレームの意義を求めて－プロダクト․バイ․プロセス․クレームの分類․解釈に関する提言－", パテント, 67(8) (2014)