제법한정 물건발명(PbP) 청구항의 해석 기준에 대한 고찰 - 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결을 중심으로 -
A Study on Construction Rule of Product by Process(PbP) Claim
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대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결에서 제시한 PbP 청구항의 해석 법리는 기존의 PbP 청구항의 논란을 불식시키는 데 있어서는 한계가 있고, 그러한 점에서 많은 분석과 비판의 대상이 되고 있는 것이 사실이다. 그렇지만, 대법원 판결이 제시한 ‘물건동일성설’은 제s조방법을 영향을 미치는 의미 내에서 고려하여 PbP 청구항을 해석해야 하는 것을 판시한 것으로서, 이와 다른 전제 하에서 위 대법원 판결을 비판하는 것은 타당하지 않다고 생각된다. 또한, 대법원 판결에서의 ‘물건동일성설’은 제조방법을 고려하여 물건의 구조나 성질을 파악하는 것으로서, 청구범위에 기재된 제조방법 자체로 한정되는 ‘제조방법한정설’과는 분명히 구분된다. 위 대법원 판결이 PbP 청구항의 유형에 따른 구분 없이 동일한 해석기준을 제시함에 따라, 향후에는 ‘제조방법이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는지 여부에 대한 판단’ 및 그러한 경우 물건의 구성을 어떻게 파악하여 대비하여야 하는지에 대한 검토가 중요하게 되었다. 위 대법원 판결은 원칙적인 물건동일성설 적용의 예외사항으로서 ‘발명의 실체에 비하여 권리범위가 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정’을 제시하였는데, PbP 청구항으로 기재된 발명의 실체적 내용이 권리범위와 부합하는가의 관점에서, PbP 청구항 해석 시에 ‘명백히 불합리한 사정’의 존재여부를 고려할 필요가 있다. 또한, PbP 청구항의 해석 경우 청구범위 문언 그대로 해석하는 것이 아니고 처음부터 물건동일성설에 의하여 일단 물건의 발명으로 해석하여 보고 그러한 해석이 명백히 불합리하다고 인정되는 경우에는 청구범위 문언 그대로 해석하는 것으로서, 일반적인 청구범위 해석에 있어서의 제한 해석과는 그 구체적인 의미가 다르다는 것에 유의할 필요가 있다.
Abstract
Since two Korean Supreme Court's decisions(2011Hu927 and 2013Hu1726) presented new construction rule regarding Product by Process(PbP) claim in 2015, they have been under a lot of controversies and critics. However, under the product identity theory articulated by the Supreme Court‘s ruling, the process element in PbP claim must be considered as long as it affects the product itself. Criticisms based on other interpretations of the ruling(e.g. it means total disregard of process element) seem not to be reasonable. Additionally, the product identity theory under the ruling should be distinguished from the process limitation theory, in that the product identity theory should identify the structure and characteristics of the product through the consideration of process element. Because the ruling of the Supreme Court presented a unified construction rule regardless of the types of PbP claims, the questions such as whether process element affects product itself and how, if so, can identify structure and characteristics of product are to be addressed. Moreover, the ruling presented 'clearly unreasonable situation' as an exception to the application of the product identity theory. The criteria of clearly unreasonable situation should be examined not only by considering the desirability of two track(patentability and infringement) theory, but also by considering invention substance.
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