제조방법이 기재된 물건(Product by Process) 청구항의 특허침해판단에서의 해석기준
The Interpretation of Product-by-Process Claims in Patent Infringement
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이 글은 제조방법이 기재된 물건 청구항의 특허침해판단에서의 해석기준에 관한 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결을 대상으로 검토하였다. 대상판결은 PbP 청구항의 해석방법을 특허요건과 침해판단에서 일치시키려고 했다는 점에서 큰 의의를 갖는다. 그러나 대상판결이 특허청구항해석의 이원론 입장에서 접근하다보니, 통상적인 물건동일설과 달리 제조방법으로 한정해석할 여지를 남겨두었다는 점에서 구체적인 적용에 어려움과 불확실성이 남게 되었다. 미국, 독일, 일본 등 주요 국가에서는 이미 특허청구항해석의 일원론을 채택하고 있고, 특허요건과 침해판단을 동일한 법원, 재판부에서 하게 되는 우리의 실무에서도 일원론을 채택할 필요성이 어느 때보다 높다고 본다. 특허침해소송에 대한 항소심 관할이 집중되면서, 특허법원은 바야흐로 동일한 사건에서 권리남용항변을 통한 특허요건 판단과 침해판단을 동시에 해야되는 상황에 이르렀다. 동일한 특허청구항을 하나의 판결문에서 다르게 해석하는 것은 바람직하지 않다고 본다. 특허청구항 일원론을 적극적으로 고려할 때라고 생각한다. 하지만 청구항해석의 일원론의 구체적 적용에서 청구항유형에 따라 특수성을 고려할 필요가 있다. 청구항해석 일원론을 PbP 청구항해석에 그대로 적용하게 되면 곤란한 문제가 생긴다. 물건 또는 제조방법의 발명과의 관계에서 그 영역을 한없이 넓히는 것보다는 PbP 청구항의 특허요건을 상대적으로 강화하여 제한할 필요가 있다. 이는 동일한 물건이 공지된 경우 제조방법만을 바꾸어 PbP 청구항을 등록할 수 없게 한 PbP 청구항의 연혁을 고려해도 마찬가지이다. 하지만 청구항에서 사용된 ‘제조방법’의 기재는 물건의 구조나 특성을 파악하는데 필수적인 기재로 보아야하므로, 침해판단에서는 한정설을 취하는 것이 보다 합리적이라고 생각한다. 특허요건 판단에서의 물건동일설이 침해판단에서의 한정설과 결합되었을 때 부진정 PbP 청구항의 남용을 막고, 효율적인 제조방법 개발을 위한 혁신도 보호할 수 있으며, 청구항의 문언에 대한 제3자의 신뢰도 보호함과 아울러 침해 여부에 대한 예측 가능성도 높일 수 있다.
Abstract
This article reviews Supreme Court Decision 2013Hu1726 Decided February 12, 2015 (hereinafter “the Subject Decision”), on the standard of Product by Process (PbP) claim construction in patent infringement determination. The significance of the Subject Decision lies in its attempt to harmonize the PbP claim interpretation criteria in both patentability and infringement determinations. However, difficulty and uncertainty remain in PbP claim construction, in the sense that the Subject Decision left room for limiting PbP claim construction to process in contrast with the ordinary identical product theory, as the Subject Decision applies dual standards to claim construction (under which standards for claim construction are applied differently to patentability and infringement determinations). Countries such as the U.S., Germany, and Japan have already adopted a mono-standard approach to claim construction. Adoption of a monistic approach is necessary more than ever in Korean patent practice, where the same court renders judgments on patentability and infringement. With the concentration of appellate jurisdiction over infringement cases, the Patent Court of Korea is increasingly asked to render judgments simultaneously on patentability and infringement through the abuse of rights defense in a single case. It seems undesirable for a single judgment to interpret the same patent claim differently. It is about time that we positively considered taking a monistic approach to claim construction. At the same time, however, it is necessary to take account of the uniqueness of different types of claim in applying mono-standard to specific cases, as difficulties arise when applying the monistic approach to PbP claim construction. Instead of an unlimited expansion of the relationship between product/process and invention, it is necessary to relatively strengthen and limit the patentability of PbP claims. This also makes sense from the perspective of the chronology of PbP claim, the registration of which is barred for those claims modifying only the process when the same product is disclosed. However, it is advisable to interpret PbP claims according to the process limitation theory in infringement case, as the indication of “process” in the claim should be deemed an essential element for understanding the product structure or feature. In conclusion, combining identical product theory with process limitation theory in patentability determination would help prevent any abuse of quasi PbP claims, protect innovation to develop efficient process, protect third party reliance on claim language, and enhance predictability of infringement.
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