제조방법이 기재된 물건의 발명의 최근 대법원 판결에 대한 고찰 - 대법원 2015.1.22.선고 2011후927 판결을 중심으로 -
A Review of the recent Supreme Court Decision on product - by - process(“PBP”) claims
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초록
대상판결은, 제조방법이 기재된 물건의 발명(PBP 청구항)의 진보성 판단시 그 청구항을 제조방법으로 기재할 수밖에 없는 ‘특별한 사정’이 있는지 여부를 고려할 필요 없이 그 제조방법에 의해 특정되는 물건 자체로만 해석해야 한다고 판시하면서, ‘특별한 사정’을 고려하는 종례판례를 변경하였다. 그러나 ‘특별한 사정’은 항상 존재하고 이러한 경우 PBP 청구항의 특허요건 판단시 제조방법을 고려하지 않을 수 없다는 점에서 대상판결은 현실과 괴리가 있다. 나아가 대상판결에서는 다루지 않은 PBP 청구항의 기재불비 여부를 살피면, 구조 내지 성질로 물건을 특정할 수 있음에도 불구하고 그러하지 않은 부진정 PBP 청구항은 그 보호받고자 하는 바가 명확하지 않다는 이유로 특허법 제42조 제4항 제2호에 위배된다고 볼 여지가 충분하다. 이러한 관점에서 보면 특허법 제42조 제6항에서 허용되는 PBP 청구항은 진정 PBP 청구항으로 제한적으로 봄이 타당해 보이는바, 향후 바람직한 PBP 청구항의 모습에 대한 보다 많은 검토가 필요한 것으로 보인다.
Abstract
According to the recent Supreme Court decision, “special circumstances” (i.e., allowing descriptions of the product solely by process or manufacturing steps) no longer apply to the patentability analysis of PBP claims. However, “special circumstances” and accordingly the method of manufacture need to be considered in the patentability analysis of authentic PBP claims, where it is impossible or entirely impractical to directly define the product by its structure or property. In addition, nonauthentic PBP claims would not satisfy the requirement that the invention be clear according to Article 42(4)(ⅱ), Patent Act.
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