제법한정 물건발명(Product-by-process) 청구항의 해석
The construction of product-by-process claims
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초록
현재 우리나라를 포함하여 많은 국가들은 화학물질, 조성물 혹은 생물학적 물질 등의 경우에는 종종 완전한 구조형태가 알려져 있지 않거나 명확한 파라미터를 통해 표현할 수 없는 경우가 있다는 점을 고려하여, 생산방법을 통해 물건을 특정 하는 “Pro- duct-by-process” 청구항(제법한정 물건발명 청구항)을 인정하고 있다. 제법한정 물건발명 청구항은 이처럼 물건의 정확한 구성 혹은 구조를 표현할 수 없을 때 출원인에게 간접적 수단인 생산방법으로 직접적인 물건의 특성을 정확하게 표현할 수 있도록 해주는 동시에, 명세서의 부정확한 작성을 경감시켜 줄 수 있다. 제법한정 물건발명 청구항은 비단 화학분야뿐만 아니라 오늘날 급속한 발전을 하고 있는 생명공학 분야의 경우에도 중요한 의미를 지니고 있다. 제법한정 물건발명과 관련하여 국제적으로 살펴보면, 먼저 영국에서는 제법한정 물건발명의 보호범위가 실제적으로 생산방법에 의해 생산된 물건에 한정되기 때문에 신규하고 진보성이 있는 생산방법을 통해 공지물질이 생산된다 하더라도 이러한 방법을 통해 생산된 공지물질은 신규하며 진보성이 있는 것으로 인정되고 있다. 미국에서는 생산방법을 통해 생산된 물건에 대한 보호가 충분하지 않다는 것을 근거로 제법한정 물건발명 청구항 작성이 인정되고 있지만 판례는 제법한정 물건발명 청구항 해석, 즉 보호범위 해석에 대해 엇갈린 입장을 보이고 있다. 영국 등의 실무와는 반대로 프랑스, 독일 및 유럽특허청의 실무는 생산방법에 의해 생산된 물건이 생산방법의 특허성과 무관하게 신규하고 진보성이 인정되는 경우에 절대적 효력을 지니는 제법한정 물건발명이 인정하고 있다. 이처럼 제법한정 물건발명 청구항의 인정범위, 특허성 판단에 있어 제조방법의 취급 혹은 보호범위 해석에 대해서는 국제적으로 통일적이지 못하고 상이한 접근이 이루어지고 있지만, 제법한정 물건발명은 생산방법을 통해 특정됨에도 불구하고 그 대상이 물건이기 때문에 그 생산방법과 무관하게 물건의 특허요건, 즉 신규성, 진보성과 산업상 이용가능성을 자체적으로 갖추어야 특허성이 인정되고, 이 경우에 제법한정 물건발명은 다른 물건발명과 같이 절대적 효력을 갖는 것으로 해석되어야 할 것이다. 다만 생산방법, 사용용도에 관계없이 절대적 효력을 갖는 제법한정 물건발명은 생산방법을 통해 야기되는 구조적, 기능적 구성요소 혹은 파라미터가 선행기술과 차이가 있다는 점과 구조적, 기능적 구성요소 혹은 파라미터가 발명에 내재된 문제를 해결하는데 기여함으로써 특허성이 인정된다는 사실을 출원인이 입증하는 경우에 한하여 인정되어야 할 것이다.
Abstract
There are basically two different types of claim, namely a claim to a physical entity(eg product, apparatus) and a claim to a physical activity(method, process, use). These two basic types of claim are sometimes referred to as the two possible “categories” of claim. The word “category” will, however, be used to refer generally to the various possible classification of claim. The product-by-process claim may be said to belong to that category of claims which contains features relating to a physical entity(the product) and to a physical activity(the process). Typically, it will have the form: “A product obtained by the process according to claim 1” or “A product obtained by the process according to claim 1”. The extent to which the wording of the claims determined the scope of protection varied considerably from country to country, and this factor significantly affected drafting practice. In some country, in particular Germany, in practice the protection conferred by a patent depended more upon what was perceived to be the inventor’s contribution to the art, as disclosed in the patent, by way of the general inventive concept, than upon the wording of the claims. In other countries, in particular the United Kingdom, the precise wording of the claims was regarded as crucial, because the claims were required to define the boundary between what was protected and what was not, for purpose of legal certainty. It had been recognised that in certain branches of industry, in particular that of synthetic polymers, it was not always possible to define a substance independently of its preparation. In the case that a product is defined in a claim by the manner of its preparation, there should be no limitation of scope to the preparative process which has been chosen as the way to characterize it. on the contrary, the subject-matter which is protected by such a claim should be the product itself.
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