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권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판의 적법성에 대한 검토

Review on the Legitimacy of Active Trials to Confirm the Scope of a Patent

구대환
한국법제연구원 (Korea Legislation Research Institute)|2012.06|법제연구 (JOURNAL OF LEGISLATION RESEARCH)|제42호|pp. 7-47|DOI http://dx.doi.org/

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대법원권리 간의 소극적 권리범위확인심판권리 간의 적극적 권리범위확인심판이용관계이용발명Trial to confirm the scope of a patentPassive trials to confirm the scope of a patentActive trials to confirm the scope of a patentKorean Supreme CourtKorean Patent Courtutilizing inventionutilizing relationship
주제분류법학

초록

연속적으로 이루어진 발명에 있어서 선특허권자와 후특허권자 간에는 이익의 적정 분배 문제가 발생한다. 선특허권자의 권리를 강화하면 후특허권자는 적정한 대가를 받지 못하고, 후특허권자에게 선특허발명에 대한 자유로운 이용을 보장할 경우 선특허권자는 자신의 노력에 대한 충분한 보상을 받을 수 없게 될 것이다. 따라서 연속적으로 이루어진 선 후 발명에 있어서 이들의 관계를 합리적으로 설정하지 않으면 이익의 분배가 왜곡되고 발명자의 발명 의욕이 저하된다. 이러한 문제는 이용관계에 있는 발명 간에 현저하게 나타난다. 권리 간의 권리범위확인심판은 이와 같은 선후 권리자 간의 관계를 설정하기 위한 것이라고 할 수 있다. 대법원은 초기의 권리 대 권리의 권리범위확인 사건에서 권리 간의 권리범위확인은 무효심판 외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과를 가져오는 것이라는 이유로 부적법한 것이라고 하였다. 그 후 99후2433 판결에서 “권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 청구는 원칙적으로 허용되지 아니하지만, 예외적으로 권리 간에 이용관계가 존재하는 경우에는 허용된다”고 하였다. 그런데 이용관계에 있는 경우에 소위 ‘예외적으로’ 적법한 것으로 인정한다는 대법원의 판례는 다음과 같은 의문을 야기한다. 1. 권리 대 권리의 권리범위확인심판의 결과에는 이용관계에 있는 경우, 이용관계와 관계없이 속하는 경우, 속하지 않는 경우가 있다. 그럼에도 불구하고 이를 일괄하여 ‘원칙적으로 부적법한 것’이라고 판시하는 것이 적절한가?2. 권리 간의 이용관계는 특허법에서 규정하고 있고, 후특허발명이 선특허발명의 권리범위에 속한다 하더라도 그 권리의 효력이 부인되는 것이 아님에도 불구하고 이러한 이용관계에 있는 경우의 적극적 권리범위확인만을 ‘예외적인’ 것으로 취급하는 것이 적절한가?이 논문은 이러한 의문을 배경으로 권리 간의 적극적 권리범위확인심판에 대한 대법원 판결이 내포하고 있는 문제점 중에서, 특별히 권리 간에 이용관계가 있는 경우 ‘예외적으로’ 적법성을 인정한 판시의 문제점을 부각시킨다. 그 후 이 논문은 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 적법성을 논증하기 위하여 이 심판주제어:권리 간의 소극적 권리범위확인심판, 권리 간의 적극적 권리범위확인심판, 이용관계, 이용발명, 대법원의 결과를 세 가지 경우로 나누어 적법성을 논증하고, 이를 바탕으로 이 심판 사건 처리의 효율성 제고를 위한 대안으로서 법원에 대한 제안과 관련 특허법개정(안)을 제시한다.

Abstract

This article examines the cases by the Korean Supreme Court on active trials to confirm the scope of a patent, highlights the disharmony in the cases and provides suggestions to the Courts and proposals to amend the Korean Patent Act to enhance the efficiency in dealing with such cases. A patentee, an exclusive licensee or an interested person demands to confirm whether the scope of a patent right includes an invention that is being carried out or is going to be carried out. Improved inventions can be patented. When there is utilizing relationship between patents, a latter patented invention which is an improved invention utilizing the former patented invention falls within the scope of the former patented invention. Utilizing relationship exists where a latter patented invention has all elements of the former patented invention as a whole and adds other elements resulting in prominent effects, which a person skilled in the arts would have not been able to conceive. Decisions by the Korean Supreme Court on active trials to confirm the scope of patents can be summarized as follows: ① Trials to confirm the scope of a patent against another are illegitimate in principle. ② Active trials to confirm the scope of patents are legitimate when there is utilizing relationship between patents. Key Words : Trial to confirm the scope of a patent, Passive trials to confirm the scope of a patent, Active trials to confirm the scope of a patent, Korean Supreme Court, Korean Patent Court, utilizing invention, utilizing relationship According to the decisions by the Korean Supreme Court, active trials to confirm the scope of patents are illegitimate only when the latter patented invention is the same as (or similar to) the former patented invention. Passive trials to confirm the scope of patents are always legitimate and active trials to confirm the scope of patents are illegitimate only when latter patented invention is the same as the former patented invention. However, even if a decision is made that the latter patented invention does not utilize but falls within the scope of the former patented invention, the decision does not make the latter patented invention invalid. It is inappropriate that active trials to confirm the scope of patents are “in principle” illegitimate. Therefore, regardless of passive or active, trials to confirm the scope of patents should be regarded to be legitimate.

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