특허권 침해소송 제기 후 청구된 소극적 권리범위확인심판에서 확인의 이익
Declaration Interest of a Negative Patent Scope Declaration Trial after a Patent Infringement Lawsuit was Filed
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권리자가 특허권 침해소송을 제기하여 그 절차가 진행 중인 상황에서 그 소송의 피고가 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우, 그 심판의 ‘확인의 이익’을 인정해야 하는가? 대법원은 상표사건인 ‘핫윙’ 사건(2008후4486 판결) 및 특허사건인 난방장치 사건(2016후328 판결)에서 침해소송 제기 후 청구된 소극적 권리범위확인심판 및 후속 심결취소소송의 확인의 이익을 인정한 바 있다. 본 논문은 그 대법원 판결들을 점검한다. 그 점검을 위해 오스트리아, 미국, 영국, 중국 및 일본의 관련 법리와 규정들을 분석한 결과 그 주요국들 모두 후속 권리범위확인심판 또는 비침해확인소송을 허용하지 않고 있음이 확인되었다. 본 논문은 침해소송이 분쟁해결의 가장 유효·적절한 수단인 점, 침해소송이 존재하는 이상 확인심판은 도움이 되지 않고 오히려 특허권자에게 부담을 주는 점 등을 근거로 다음과 같이 주장한다. 첫째, 특허법에 명시적인 규정이 존재하지는 않으나, 소극적 권리범위확인심판의 청구 요건에도 ‘확인의 이익’ 관련 법리가 적용되어야 한다. 대법원은 특허법에 명시적 규정이 없다는 이유로 확인의 이익의 존재 여부를 따지지 않고 소극적 권리범위확인심판을 무조건 허용해야 한다고 본 점에 오류가 있다고 생각된다. 둘째, 오스트리아가 명문의 규정을 두고 있듯이, 한국도 특허법을 개정하여 관련 법리를 명시하여야 함을 주장한다. 즉, 특허법 제164조에 권리범위확인심판이 제기되기 전에 동일한 당사자 간에 동일한 심리대상에 관한 침해소송이 진행 중임을 피청구인이 증명하는 경우, 그 권리범위확인심판은 각하되어야 한다는 내용으로 제5항을 신설하는 것이 바람직하다.
Abstract
Should the “declaration interest” be recognized when a defendant in a patent infringement lawsuit seeks a negative patent scope declaration while both parties are engaged in an infringement litigation? The Korea Supreme Court has acknowledged the declaration interest of a negative patent scope declaration trial and subsequent a trial revocation litigation after an infringement lawsuit in the trademark case of Hot Wing (2008Hu4486) and the patent case of Heating Apparatus (2016Hu328). This paper reviews these Supreme Court decisions. An analysis of the relevant laws in Austria, the United States, the United Kingdom, China, and Japan reveals that none of these countries permit a subsequent negative patent scope declaration trial or a non-infringement declaration lawsuit. This paper argues that infringement proceedings are the most effective and appropriate means of dispute resolution, and that declaration proceedings are unhelpful and burdensome to the patentee when infringement proceedings are ongoing. First, although there is no explicit provision in the Patent Act, the doctrine of declaration interest should be applied as a requirement to file a negative patent scope declaration trial. The Supreme Court erred in assuming that the absence of an explicit provision in the Patent Act should lead to an unconditional grant of a negative patent scope declaration trial without regard to declaration interest. Second, as Austria has an explicit provision, the Korea Patent Act should be amended to clarify the relevant legal principle. Specifically, a new paragraph (5) should be added to Article 164 of the Patent Act, stating that if the defendant proves that an infringement proceeding concerning the same subject matter is pending between the same parties before the declaration proceeding is filed, the negative patent scope declaration trial shall be dismissed.
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