프로드러그 물질의 생산·사용·양도등 행위와 특허권의 직접·간접 침해: 이른바 ‘다파글리플로진 포메이트 사건’을 중심으로
Production, use, transfer of prodrug substances, and direct or indirect infringement of the patent: Focusing on the dapagliflozin formate case
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초록
본고에서는 다파글리플로진을 포함하는 상위개념 발명의 특허에 대하여 다파글리플로진의 프로드러그의 일종인 ‘다파글리플로진 포메이트’의 실시에 따른 문언침해, 균등침해 등의 직접침해 및 간접침해 여부에 대하여 논의하였다. ‘다파글리플로진 포메이트’는 포메이트 부분에서 특허발명과 차이가 있어 문언침해와 이용침해는 성립하지 않으며, 다파글리플로진의 프로드러그로서 균등침해의 적극적요건은 충족한다고 볼 수 있으나 심사경과에 비추어 볼 때 ‘다파글리프로진 포메이트’는 의식적으로제외된 특별한 사정이 있는 것으로 보아 균등침해를 부정하는 편이 타당하다. 또한 체내에서 대사과정을 통하여 다파글리플로진이 생성되더라도 이는 특허된 물건의 ‘생산’으로 보기는 힘들어 간접침해는성립하지 않는 것으로 보아야 한다.
Abstract
This study explored whether the utilization of dapagliflozin formate, a dapagliflozin prodrug, constitutes direct (including literal infringement and infringement under the doctrine of equivalents) and indirect infringement, against a patent covering a broader concept encompassing dapagliflozin. Dapagliflozin formate differs from the patented invention in its formate component; hence, neither literal infringement nor use infringement can be recognized. Although the requisite conditions for infringement under the doctrine of equivalents for a dapagliflozin prodrug have been met, upon reviewing the prosecution history, it is reasonable to refute infringement due to the intentional exclusion of dapagliflozin formate. Moreover, even if dapagliflozin is generated as a metabolite within the body, it is not justifiable to consider it as the product of a patented article. Therefore, indirect infringement cannot be established.
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