인터넷상에서 ‘상표의 사용’ 개념 및 그 지위 - 검색광고 등 인터넷 광고에 대한 해외의 논의를 중심으로 -
Trademark use on the Internet, the concept and its position - mainly about foreign trend on Internet advertisement including keyword search ads -
0
조회
0
다운로드
14
인용
0
참고문헌
키워드
초록
침해자가 상표권을 침해하려면 거의 언제나 자신의 상품 상에 권리자의 상표를 부착하는 등 시각적으로 소비자에게 제시하여야 했던 현실공간의 상표권침해사건에서는 ‘상표의 사용’ 요건이 거의 문제되지 않았다. 하지만 인터넷 공간에서는, 가령 키워드 검색광고에서와 같이, 상표가 가진 고객흡입력을 경쟁업자가 활용하는 광고상에서 상표가 직접 보이지는 않는다. 미국 등 각국은 이런 현실공간과 인터넷공간의 차이점을 미처 상표법상 ‘상표의 사용’문구에 반영하지 못한 상태이다. 이런 점에 착안하여 소위 상표사용론은 주로 검색엔진의 높은 공익적 가치를 상표권의 부당한 확장으로부터 보호한다는 명분하에 제기되었다. 위 이론은 전형적인 키워드 검색광고 사례에서는 경쟁자 광고에 권리자의 상표가 시각적으로 제시되지 않는 이상 상표의 사용이 없으므로, 상표권침해의 다음 요건인 혼동가능성 판단까지 나아갈 필요 없이, 바로 상표권 침해가 성립하지 않는다고 주장하고 있다. 이런 이론은 일시적인 호응을 얻었고 미국의 1-800 Contacts 항소심 판결, 한국의 인터넷채널21 사건의 항소심 판결들과 같이 초기의 중요사례들에 강한 영향을 주었다. 그러나 이후 내려진 미국의 Rescuecom 항소심 판결, 유럽연합 사법재판소의 Louis Vuitton v. Google 판결, 한국의 인터넷채널21 사건에 대한 형사상고심에서 상표사용론은 거부된 상황이다. 설령 그런 상황이 없었더라도, 상표란 이미 혼동가능성과 완전히 구분하기 어려운 ‘출처표시’라는 요소를 개념 안에 포섭하고 있다. 그 때문에 상표의 사용 사실이 비록 상표권 침해판단에서 독립된 요건이기는 하지만, 이것은 더 중요한 요건인 혼동가능성 판단으로 나아가는 길목에서 일응 출처표시에 관한 혼동이 존재할 수 있음을 징표하는데 불과하다. 결국 그것이 지나치게 강조되어서는, 상표권 침해에서 가장 중요한 판단기준인 혼동가능성의 존재를 유명무실하게 만들어, 잘못된 결론에 이를 수 있다.
Abstract
The trademark use requirement had rarely been questioned at the trademark infringement cases in the real world where any infringer should almost always visually present the disputed mark to the consumer by, as an example, attaching the trademark to his counterfeits. But in the cyberspace, as shown in the keyword search advertisement cases, competitors' ads do not directly show a trademark owners' mark while the competitors take advantage of goodwill in the mark. The statutory provisions for trademark use requirement in many countries including US, EU and Korea have not yet reflected the above mentioned difference between the real world and cyberspace. At this point, so-called 'trademark use theory' had been raised primarily under the pretext that search engines' high value from the public interest perspective should be protected against arguably unreasonable expansion of trademark rights. The theory says that the typical keyword search advertisement cases do not constitute trademark infringement because there is no trademark use without showing visually the trademark owners' mark in the competitor's ads and therefore there is no need to determine the next requirement for trademark infringement, likelihood of confusion. This theory had obtained a temporary acclamation and strongly affected some early high profile cases such as 1-800 Contacts case by the US 2nd circuit court and the Internet channel 21 cases by Korean Seoul High Court. However, the trademark use theory was criticized and denied in later high-profile cases such as the Rescuecom case by the same US circuit court, the Louis Vuitton v. Google case by ECJ and the Internet channel 21 criminal case by Korean Supreme Court. Even if without those later high-profile cases, the term of trademark already includes source identifying function which can't be clearly separated from the concept 'likelihood of confusion'. Even though the trademark use is still an independent requirement for trademark infringement, it is no more than a gate toward the main requirement 'likelihood of confusion', merely suggesting that there can be a likelihood of confusion about the source of a good or service. As a result, overemphasizing it would lead to a wrong conclusion in trademark infringement cases by indirectly undermining the proper position of the 'likelihood of confusion' requirement which has been and will be a keystone for trademark infringement.
참고문헌 (38)
- 남효순, "인터넷과 법률Ⅲ-서울대 법대 전문분야 연구과정 제13권-" (2010), 법문사
- 박준석, "인터넷서비스제공자의 책임" (2006), 박영사
- 송영식, "지적소유권법(하), (제1판)" (2008), 육법사
- 윤선희, "상표법" (2007), 법문사
- 이대희, "인터넷과 지적재산권법" (2002), 박영사
- 정상조, "지적재산권법" (2004), 홍문사
- 김금선, "팝업광고 및 키워드 광고의 위법성에 대한 고찰", Law&Technology, 5(1)통권 : 21 (2009), 서울대학교 기술과법센터
- 김기영, "트로이의 목마(Troijan Horse) 멈추게 하기, 팝업(Pop-UP)광고에 대한 상표법 및 부정경쟁방지법에 의한 규제", 지식재산21, 통권 : 88 (2005), 특허청
- 김기영, "팝업(Pop-Up)광고와 상표권침해죄 및 부정경쟁방지법 위반죄", 형사판례연구, (13) (2005)
- 김병일, "키워드광고의 상표권 침해에 관한 판례동향", Law&Technology, 1(3)통권 : 3 (2005), 서울대학교 기술과법센터
- 김병일, "인터넷 검색엔진의 진화와 법적 쟁점", 정보법학, 9(2) (2005), 한국정보법학회
- 김성호, "인터넷배너광고의 연계(triggering)에 대한 법적 문제 -Playboy Entertainment Inc. v. Netscape Communication Corp. 사건을 중심으로", 인터넷법률, 통권 : 11 (2002), 법무부
- 박성수, "상표의 요건과 상표적 사용 (2005. 6. 10. 선고 2005도1637 판결 : 공2005하, 1205)", 대법원판례해설, 통권 : 56 (2005), 법원도서관
- 백강진, "인터넷 포털을 대상으로 한 대체광고 등 서비스의 적법성 여부 -서울 고등법원 2008. 9. 23.자 2008라618 결정(쌍방 재항고)-", LAW & TECHNOLOGY, 4(5)통권 : 20 (2008), 서울대학교 기술과법센터
- 백강진, "인터넷에서의 상표사용의 개념", LAW & TECHNOLOGY, 5(5) (2009), 서울대학교 기술과법센터
- 유대종, "검색광고의 법적 문제에 관한 소고”, 인터넷법률(통권 제34호), 법무부(2006. 3.); (같은 내용인 “검색광고의 법적 문제. in: Entertainment Law", pp.546~ (2007), 박영사
- 윤선희, "상표의 사용에 관한 연구", 산업재산권, (20), pp.131~158 (2006), 한국산업재산권법학회
- 이대희, "판매전 혼동이론의 적용확대와 그 비판", 산업재산권, (25), pp.133~159 (2008), 한국산업재산권법학회
- 조영선, "상표의 사용개념에 대한 입법론적 고찰", 저스티스, (105), pp.128~157 (2008), 한국법학원
- 최성준, "부정경쟁행위에 관한 몇 가지 쟁점", LAW & TECHNOLOGY, 5(1) (2009), 서울대 기술과법센터
- 崔 成 俊, "인터넷에서의 상표법상 문제점", 저스티스, (87), pp.27~46 (2005), 한국법학원
- 小野昌延 代表, "註解 商標法(新版 上卷)" (2005), 有斐閣
- 小野昌延, "新 商標法" (2009), 靑林書院
- 日本 特許庁, "工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 (第18版)" (2010)
- J. Thomas McCarthy, "McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition" (2010)
- Jane C. Ginsburg, "Trademark and Unfair Competition Law: Cases and Materials, 4th edition", pp.2007, Thomson
- Eric Goldman, "Deregulating Relevancy in Internet Trademark Law", Emory Law Journal, 54(Winter), pp.507~ (2005)
- Erich D. Schiefelbine, "Stopping a Trojan Horse: Challenging Pop-up Advertisements and Embedded Software Schemes on the Internet Through Unfair Competition Laws", Computer & High Technology Law Journal, 19, pp.409~ (2003)
- Graeme B. Dinwoodie, "Confusion over Use: Contextualism in Trademark Law", Iowa Law Review, 92, pp.1597~ (2007)
- Graeme B. Dinwoodie, "Lessons from the Trademark Use Debate", Iowa Law Review, 92, pp.1703~ (2007)
- Greg Lastowka, "Google's Law", Brooklyn Law Review, 73(Summer), pp.1327~ (2008)
- Margreth Barrett, "Finding Trademark Use: The Historical Foundation for Limiting Infringement Liability to Uses in The Manner of A Mark'", Wake Forest Law Review, 43(Winter), pp.893~ (2008)
- Margreth Barrett, "Internet Trademark Suits and the Demise of 'Trademark Use'", U.C. Davis Law Review, 39, pp.371~ (2006)
- Margreth Barrett, "Trademarks and Digital Technologies: 'Use' on The Net", Journal of Internet Law, 13(11), pp.1~ (2010)
- Stacey L. Dogan, "Grounding Trademark Law through Trademark Use", Iowa Law Review, 92, pp.1669~ (2007)
- Stacey L. Dogan, "Trademarks and Consumer Search Costs on The Internet", Houston Law Review, 41, pp.777~ (2004)
- Stacey L. Dogan, "Beyond Trademark Use", Journal on Telecommunications & High Technology Law, 8(Winter), pp.135~ (2010)
- Uli Widmaier, "Use, Liability, and The Structure of Trademark Law", Hofstra Law Review, 33(Winter), pp.603~ (2004)