미완성품의 국내생산 후 해외수출의 특허권 침해 여부 - 대법원 ‘봉합사’ 판결의 이해 및 적용 -
Whether or Not Patent Rights Are Infringed by Domestic Production and Overseas Exportation of Unfinished Products: Understanding and Application of the Supreme Court’s ‘Bonghapsa’ Decision
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특허권 침해 판단에 적용되는 ‘구성요소완비의 원칙’ 및 ‘속지주의’에 따라, 특허발명의 구성요소를 완비하는 제품(‘완성품’)을 국내에서 생산하는 행위가 직접침해로 인정된다. 완성품에 필요한 일부 부품이 결여된 제품 또는 구성부품이 모두 생산되었으나 조립(결합)되지 않은 부품(총칭하여 ‘미완성품’)을 국내에서 생산한 후 수출하고, 그 미완성품이 외국에서 간단히 조립되어(완성되어) 사용되는 경우, 기존의 구성요소완비의 원칙 및 속지주의에 따르면 국내생산의 행위는 직접침해도 인정되지 않고 간접침해도 인정되지 않는다. 대상 봉합사 판결(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결)은 구성요소가 완비되지 않은 미완성품의 국내생산을 (특별한 4가지 요건을 충족함을 조건으로) 대한민국 특허권의 직접침해로 포섭하는 매우 이례적인 법리(‘봉합사 법리’)를 제시하였다. 봉합사 법리의 4가지 요건은 ① 모든 부품 또는 주요 구성 반제품 요건, ② 하나의 주체 + 조립 예정 요건, ③ 극히 간단한 조립 요건, ④ 동일 작용효과 요건이다. 봉합사 법리의 온전한 이해 및 다른 사안에의 적용능력을 기르기 위하여 본 논문은 그 4가지 요건을 여러 사안에 적용하는 연습을 시도하였다. 그 연습의 결과 본 논문은 다음과 같은 결론을 도출하게 되었다. 첫째, 봉합사 판결은 ‘극히’ 간단한 조립에만 적용되어야 한다. 대법원은 봉합사 판결이 기존의 중요한 원칙에 예외를 인정하는 것임을 감안하여 조립이 ‘극히’ 간단할 것을 요구하였다. 대상 봉합사 사안에서는 조립(형성)에 단 2초만이 소요되었다. 그러므로, 그러한 극히 간단한 정도를 넘어서는 조립에 대하여는 봉합사 법리가 적용되지 않아야 한다. 조립을 위해 별도의 교육, 전문적 장비, 장시간, 전문적 기술 등이 필요한 조립은 극히 간단한 조립이 아니다. 특히, 간단한 조립과 ‘극히’ 간단한 조립은 구분되어야 한다. 둘째, 봉합사 판결은 구성요소완비의 원칙에 예외를 인정하는 이례적인 것이므로 법원은 그 예외에 추가적인 예외를 인정하지 않아야 한다. 예외의 범위를 지나치게 넓히면 원칙이 의미를 잃게 된다. 셋째, 봉합사 법리도 특허권을 충분히 보호하지 못하므로 더 강한 법리가 필요하다는 주장이 제기될 수 있다. 그러나 그 주장을 반영 또는 해결하는 장소는 법원이 아니라 국회가 되어야 한다. 기존의 중요한 원칙에 (추가적인) 예외를 도입하는 것은 일반적으로는 국회의 몫이다.
Abstract
In accordance with all elements rule and territoriality principle applied in determining patent infringement, the act of domestically producing a having-all-elements product (“finished product”) is recognized as direct infringement. A product that is missing one or more parts required to be a finished product, or parts where all component parts have been produced but not assembled (combined) (collectively, “unfinished product’) is domestically produced and then exported, and thereafter is simply assembled (completed) and used abroad. In this case, neither direct infringement nor indirect infringement is recognized according to the all elements rule and territoriality principle. The target “Bongphapsa” decision presented a very unusual legal principle (“Bonghapsa jurisprudence”) that included domestic production of unfinished products as a direct infringement of Korean patent rights (conditional on complying with four special requirements). The four requirements of Bonghapsa jurisprudence are (1) all parts or major component semi-finished products requirement, (2) one entity plus scheduled assembly requirement, (3) extremely simple assembly requirement, and (4) identical effect requirement. In order to develop a thorough understanding of the Bonghapsa jurisprudence and enhance the ability to apply it to other cases, this paper attempted to practice applying the four requirements to various scenarios. As a result of the exercise, this paper has arrived at the following conclusions. First, the Supreme Court requested that assembly be “extremely” simple, considering that the Bonghapsa jurisprudence is an extremely exceptional one that recognized an exception to an existing important principle. In the target Bonghapsa case, assembly (formation) took only 2 seconds. Therefore, the Bonghapsa jurisprudence should not be applied to assembly beyond such an extremely simple level. An assembly is not an extremely simple when separate training and/or specialized equipment is necessary. A distinction must be made between simple assembly and extremely simple assembly. Second, because the Bonghapsa decision is an unusual one that recognizes an exception to the all elements rule, the court should not recognize additional exceptions to the exception. Even bigger exception should not invalidate the principle. Third, it can be argued that a stronger legal doctrine is needed because the Bonghapsa jurisprudence does not sufficiently protect patent rights. However, the place to reflect or resolve the claim should be the National Assembly, not the court. It is up to the National Assembly to introduce an (additional) exception to the existing important principle.
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