심사 중인 발명의 실시로 인한 보상금 청구권에 관한 검토
A Legal Study on Compensation Right for the Use of Invention on Examination Process
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초록
이 글은 출원공개 된 발명의 실시에 대한 보상금 청구권의 법률문제를 다룬다. 출원 중인 권리의 활용과 보호는 새롭게 주목해야 할 주제가 되고 있는바, ‘보호’와 관련해서는 출원 중인 권리자의 이익과 공중의 이익 사이에 균형을 도모하는것이 중요하다. 비교법적으로는 이에 관하여 다양한 제도의 스펙트럼이 존재하는것이 확인된다. 출원공개 된 발명의 실시로 인한 보상금 청구권에 대하여는 지금까지의 해석론을 재검토할 필요가 있는바, 보상금 청구권의 성질은 통설과 달리침해로 인한 손해배상청구권으로 파악함이 상당하며 이를 기초로 실시자의 고의·과실을 반영하여 보상액을 상대화해야 한다. 보상금 산정에 관하여 특허법 제128조를 준용하지 않는 특허법의 태도는 타당하다고 할 수 없으므로 이를 개정하는 입법론을 제안한다. 또한 특허법 제224조의 3 내지 5를 준용하지 않는 것역시 입법상의 불비이므로 바로잡아야 한다. 보상금 청구권의 행사로 인해 특허발명에 대한 권리소진은 발생하지 않으며, 보상금 청구권의 성립 요건인‘경고’와관련해서는 공개 후 보정이나 분할출원이 흔한 심사현실을 고려해야 한다. 따라서공개 후 최초의 경고만으로 청구권 발생의 요건은 충족하되, 그 범위를 결정할 때적절한 추가 경고의 유무 등 개별적 책임요소를 참작함이 상당하다. 심사 중인 권리에 기한 경고의 남발은 부정경쟁행위 수단으로 악용되거나 경쟁자 혹은 공중에게 피해를 줄 가능성이 있으므로 부당한 경고를 불법행위로 다루되, 그 통제 기준을 구체적으로 확립해 나갈 필요가 있다.
Abstract
This article focuses on legal issues of provisional protection forpending patent application. While the protection of pending inventionsdeserves highlight, it is also important to balance the interest ofapplicant and public. A comparative study shows there are varioustypes of regulations for this among countries. This article proposes toregard nature of provisional protection as a right against infringementliability. In such a paradigm, the damages shall be determined flexiblyaccounting bad faith and negligence of appropriator. This article alsosuggests to amend provisional right rule adopting Art. 128, whichrelease plaintiff from the burden of proving actual damages. Theomission of mutatis mutandis application of Art. 224-3 through 224-5 isa mistake in lawmaking. No ‘Exhaustion’ occurs with exercisingprovisional right. Regarding the relation between amendment of claimand renewal of warning, initial warning is enough to give a rise toprovisional right, while the range of the right is decided proportionatelywith due diligence of noticing amendment to appropriator. Unjustifiedwarning upon pending invention may cause damages to competitorsand public. Hence, pertinent jurisprudence to control it shall bedeveloped and established in legal practice.
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