지식재산권 라이선스와 권리소진의 원칙
Intellectual Property License and the Exhaustion Doctrine
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초록
라이선스는 지식재산권자가 직접 접근할 수 없는 시장에서도 권리행사가가능하게 해 준다는 점에서 지식재산권을 효율적으로 행사하기 위하여 실무에서 흔히 활용되고 있는 수단이다. 그런데 라이선스를 통한 로열티 수입을극대화하고자 하는 지식재산권자 입장에서는 가급적 라이선스의 내용과 범위를 제한하고자 할 것인바, 이는 지식재산물품의 자유로운 전전유통을 보호하고자 하는 권리소진의 원칙과 상충하는 측면이 있다. 여기에서 부당한라이선스의 효력, 라이선스 위반 행위의 법적 책임, 라이선스와 권리소진의관계 등에 관한 문제가 발생하는데, 이에 관해서는 구체적이고 명확한 기준이나 선례를 찾아보기 어려운 상황이어서, 라이선스를 통한 지식재산권의활발한 활용에 장애 요소로 작용할 소지가 있다. 한편 최근 미국 연방대법원은 Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc. 판결을 통해 특허품의 판매에 조건이 부과되어 있는 경우에도 여전히 권리소진의 원칙이적용되므로, 그 조건에 위반하는 특허품의 사용에 대해 특허권 침해가 성립하지 않는다고 판시하였다. 이러한 연방대법원 판결은 특허권자의 지위를강화하는 대신 특허품의 사용·유통 보호를 위해 권리소진 원칙의 적용 범위를 확대하였다는 데에서 의의를 찾을 수 있다. 위와 같은 연방대법원 판결은 향후 지식재산권 라이선스 계약 실무에 많은 영향을 미칠 것으로 예상되는바, 지식재산권자로서는 권리소진 원칙의 적용 여부에 유념하여 라이선스전략을 수립할 필요가 있다.
Abstract
License is a common way to exercise IP holders’ right in practice, because they can exercise their right even in inaccessible markets through it. IP holders who want to maximize royalty revenue tend to limit scope of license as narrow as possible. This has conflict aspect with the doctrine of exhaustion to protect free distribution of products. Here comes some problems such as enforceability of unfair license, liability for breach of license, relation between license and exhaustion, and so forth. It’s hard to find clear and specific standard to solve these problems, and it might act as an obstacle to utilize IP through license. Recently, in Impression Product, Inc. v. Lexmark International, Inc., the U.S. Supreme Court ruled that patent rights are still exhausted once a product is sold even with post-sale restrictions, and that the use of the product in a way breaching the restrictions doesn’t constitute patent infringement. This ruling has significance in expanding scope of the exhaustion doctrine to protect the purchaser’s right to use or resell the product, instead of strengthening patent owners’ position. It’s expected that the ruling will influence license practices, so IP holders should establish license strategies bearing the exhaustion doctrine in mind.
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