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직무발명보상금 소송에서 특허무효 주장에 대한 타당성 검토

A study for the claim of the patent invalidity in a lawsuit of compensation for the employee’s invention

김수철
한국지식재산연구원 (Korea Institute of Intellectual Property)|2023.12|지식재산연구 (Journal of Intellectual Property)|제18권 제4호|pp. 1-23|DOI 10.34122/jip.2023.18.4.1

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직무발명사용자특허당사자적격무효금반언Patent보상금CompensationEstoppelEmployerStanding to sueEmployee’s inventionInvalidity

초록

회사의 종업원이 직무발명을 하고 직무발명에 대한 특허 등을 받을 수 있는 권리를 회사에 양도하는 경우, 종업원은 직무발명에 대한 정당한 보상을받을 권리를 가지게 된다. 종업원이 회사를 상대로 정당한 보상금의 지급을청구하는 경우, 대체적으로 회사는 직무발명의 무효사유를 주장하면서 직무발명 보상금의 지급을 부정하는 입장을 취한다. 이와 관련하여, 직무발명에 무효사유가 있는 경우에 직무발명 보상금이 면제되는지, 아니면 직무발명의 무효사유에도 불구하고 정당한 보상금의 산정에 참작되는데 불과한지에 대한 논의가 일부 이루어지고 있다. 그러나직무발명의 무효사유에 의해 직무발명 보상금이 면제되는지 여부를 검토하기 이전에, 직무발명 보상금 소송에서 회사가 직무발명의 무효를 주장하는 것이 타당한지에 대한 검토가 선행되어야 할 것으로 사료된다. 직무발명 제도의 내용, 무효심판에서의 당사자적격, 신의성실의 원칙에 따른 특허양수인의 금반언 및 특허무효에 따른 소급효의 영향을 고려할 때, 직무발명 보상금 소송에서 사용자가 무효 주장을 하는 것은 불필요한 소송의 지연을 초래할 뿐만 아니라, 직무발명의 제도 및 신의성실의 원칙에도부합하지 않아 허용될 수 없다고 할 것이다.

Abstract

If employees request the payment of compensation for employee’s inventions against the company, company generally takes a position of denying payment of compensation for employee’s inventions, arguing that the employee’s inventions are invalid. In this regard, there are some discussions on whether compensation of the employee’s inventions are exempted when there are reasons for invalidation of the employee’s inventions, or whether it is only taken into account in calculating fair compensation despite the reasons for invalidation of the employee’s inventions. However, before discussing above, it should be considered that it is necessary to review whether it is appropriate for the company to claim invalidity of employee’s invention in the lawsuit for compensation of employee’s invention. Considering the employee‘s invention system, standing of a party in invalidation trial, estoppel of the patent assignee based on the principle of good faith, and the retroactive effect of patent invalidation, it is not reasonable to allow an employer to claim invalidity of patents in a lawsuit of employee’s invention because it causes unnecessary delay in a lawsuit for compensation of employee’s invention and it does not conform to a principle of the employee’s invention system and good faith.

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