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상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준에 대한 소고: 식별력 취득 요건 완화 10년 후의 판결·심결을 중심으로

A Study on the Criteria for Judging Acquired Distinctiveness as a Result of Using the Trademark

엄태민
한국지식재산연구원 (Korea Institute of Intellectual Property)|2024.12|지식재산연구 (Journal of Intellectual Property)|제19권 제4호|pp. 63-94|DOI 10.34122/jip.2024.19.4.63

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사용에 의한 식별력상표Trademark식별력Consumer AwarenessDistinctiveness수요자의 인식상표 인지도 조사심판사무취급규정상표심사사무취급규정상표심사기준Acquired DistinctivenessTrademark SurveyTrial Handling RegulationsTrademark Examination Handling RegulationsExamination Guidelines for Trademarks

초록

이 글은 주요국의 상표 사용에 의한 식별력 취득에 관한 제도를 비교 분석하고, 사용에 의한 식별력 취득을 인정한 우리나라의 주요 판결․심결을 검토하여 상표 사용에 의한 식별력 취득 인정의 판단기준에관한 개선 방안을 제안하기 위해 작성되었다. 우리나라 등 주요국은 표장이 본래의 식별력을 지니고 있지 않더라도 사용한 결과 식별력을 취득한 경우 상표등록을 받을 수 있도록 법에 규정을 두고 있고, 기술적 표장에 대해 사용에 의한 식별력 취득을긍정하는 점이 같다. 그러나 보통명칭 등과 같이 사용에 의한 식별력 취득이 제외되는 대상, 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 사용기간 및 소비자 인식의 지역적 범위 등은 국가별로 다르다. ‘현저한 인식’ 요건을 삭제한 개정법이 시행된 지 10년이 지난 현시점에서 판결, 심결 및 심사 사례를살펴보면, 사용에 의한 식별력 취득 인정에 필요한 기준은 대개 법 제34조 제1항 제13호와 관련된 수요자의 인식 정도보다는 높은 수준이고, 한정된 분야의 소비자 사이에 상품의 출처로 인식됨을 토대로식별력 취득을 긍정한 공통점이 있으나, 사용에 의한 식별력 취득에 필요한 요건은 상표심사가 가장높고 판결, 심결 순으로 낮아지며, 사용에 의한 식별력 취득 여부 판단을 위한 여러 고려요소 중 중요요소는 판결, 심결 또는 상표심사 간에 다르다. 이 글은 특정 사용자에 대한 독점적 보호와 일반 사용자에 대한 포괄적 보호가 균형을 이루고, 상표법의 목적에 맞는 사용에 의한 식별력 취득 제도의 운영을 위해 다음과 같은 개선 방안을 제안한다. 첫째, 일정지역에서만 알려져 있는 상표도 사용에 의한 식별력 취득이 인정되어야 하고, 둘째, 상표등록거절결정불복심판에서 식별력 취득 주장 사건의 5인 합의체 심리를 명문화해야 하며, 셋째, 상표심사사무취급규정에 「사용에 의한 식별력 취득 판단 심사위원회」의 법적근거 마련 및 담당심사관 등의참여를 명시해야 하고, 넷째, 확정된 판결의 인정사실을 유력 증거로 인정할 수 있는 근거를 명문화해야 한다.

Abstract

This article contributes to the examination of recent developments, challenges, and controversies concerning the criteria for judging the distinctiveness of a mark acquired through use. The article explains that South Korea, the United States, the European Union and Japan introduced a provision in their Acts to allow registration if a mark acquired distinctiveness through use. Subsequently, it shows the standards required for acquisition of distinctiveness through use are the highest for the examinations and decrease in the order of the court cases and Intellectual Property Trial and Appeal Board’s decisions. This article concludes the following: First, even for marks known only in a certain region, recognition of the acquisition of distinctiveness through use should be established as court precedents. Second, in the appeal trial of mark registration, the claim of acquired distinctiveness through use should be incorporated into the Trial Handling Regulations as a subject of a five-judge agreement. Third, the Trademark Examination Handling Regulations must specify the legal basis for the Examination Committee for the Determination of Acquisition of Distinctiveness through Use and the participation of the examiners in charge. Fourth, the basis for recognizing facts in court precedents as valid evidence in examination procedures must be stated in the Examination Guidelines for Trademarks.

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