본문 바로가기
KERD
논문KCI 등재

불사용 상표에 대한 침해와 손해배상

Infringement and Damages for Dormant Trademarks

조영선
대한변호사협회 (Korean Bar Associtaion)|2013|인권과 정의 (Human Right and Justice)|제437호|pp. 6-22|DOI 10.22999/hraj..437.201311.001

0

조회

0

다운로드

8

인용

0

참고문헌

키워드

침해손해상표사용료이익전용권차액설평가설trademarkdamagesroyaltyprofitdifference approachinfringementexclusivitysemantic approach
주제분류법학

초록

이 글은 불사용 상표에 대한 침해와 손해배상의 문제를 다룬다. 통설과 판례는 상표권 침해가있더라도 상표권자가 상표를 사용하지 않고 있다면 상표 법 제67조 제3항의 사용료 상당 손해조차 발생하지 않는다고 한다. 또한 상표법 제67조 제1항, 2항의 손해배상 청구권이 인정되기 위해서는 상표권자가 등록상표와 동일한 상표를 동일한 지정상품에 사용하고 있어야 하고 이를 유사영역에서 사용하였다면 역시 침해와 손해 사이에 인과관계가 없어 배상책임이 부정된다는 것이 판례이다. 그러나 이는등록주의를 취하는 우리 상표법제와 상충하는 시각으로서, 이론적·현실적 측면에서 여러 가지 불합리한 결과를 낳기 때문에 재고(再考)되어야 한다. 상표법 제67조 제3항과 관련하여 상표침해가 있으면 적어도 사용료 상당의 손해는 당연히 발생하는 것으로 보아야 하며, 제1항, 2항을 적용함에 있어 상표권자가 비록 유사영역에서 상표를 사용하였더라도 제3자의 침해행위가 있고 상표권자가 실제 손해를 입었다면 인과관계를 인정하여 배상책임이 성립한다고 보되, 손해의 범위에서 개별적 사정을 고려하여야한다. 상표권 침해로 인한 손해배상에 관하여 통설·판례가 취하는 지나치게 엄격한 차액설의 태도는규범적 손해 개념에 입각한 평가설의 관점에서 수정될 필요가 있다.

Abstract

This article focuses on damages for infringement of dormant trademarks. Supreme Court of Korea has stipulated that trademark owner must be on the use of trademark to be entitled for damages. Commentators refer that trademark use is necessary even for reasonable royalty and Art. 67 Ⅰ, Ⅱ damages as well. Furthermore, the owner has to use trademark in strictly identical manner with registered marks and designated goods for Art. 67 Ⅰ, Ⅱ damages. However, these attitudes do not harmonize with the ‘Right from Registration’ doctrine of Korean trademark law. This practice also brings about variety of absurdity in theoretical and realistic aspects. For better resolution, one need to regard the reasonable royalty as a basic damage automatically guaranteed for trademark infringement(Art 67 Ⅲ damages). Plus, trademark owner using the mark in similarity realm of registered mark and goods also needs to be entitled of damages(Art 67 Ⅰ, Ⅱ damages). It is no doubt the actual damages of those user may be differentiated case by case. Courts excessively stringent in damage calibration clinging to causation factor need to adopt more semantic approach in damage estimation.

참고문헌 (39)

  1. "대법원 2008. 9. 11. 자 2007마1569 결정", ~ (2008)
  2. "대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결", ~ (2007)
  3. "대법원 2008. 7. 24. 선고 2006다40461, 40478 판결", ~ (2008)
  4. "대법원 2007. 2. 22. 선고 2005다39099 판결", ~ (2007)
  5. 송영식, "송영식 지적소유권법 (하)", pp.293~ (2013), 육법사
  6. 최성준, "지적재산권 분쟁처리 실무", 인권과정의, (410), pp.112~ (2010), 대한변호사협회
  7. 박성수, "구 상표법 67조 2항의 법적 성격, In 정보법판례백선", pp.239~ (2006), 박영사
  8. 정상조, "특허법주해 2", pp.238~239 (2010), 博英社
  9. "대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결", ~ (2006)
  10. 小野昌延, "注解 商標法 下卷", pp.947~ (2005), 靑林書院
  11. "日本 最高裁 平9年 3. 11. 선고 平6年(オ) 第1102号", ~
  12. 小池, "商標法 38條 3項と損害不發生の抗辯, In 商標·意匠·不正競爭判例百選", pp.76~77 (2007), 有斐閣
  13. 中山信弘, "新 注解 特許法[下卷", pp.1679~ (2011), 靑林書院
  14. 김병일, "상표권 침해로 인한 손해배상, In 창작과권리 15", pp.93~ (1999), 세창출판사
  15. "대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결", ~ (2008)
  16. 문용선, "상표권 침해로 인한 손해배상청구에 관한 구 상표법 제67조 제2항의 취지", 대법원 판례해설, 42, pp.178~ (2003), 법원도서관
  17. 田村善之, "著名なフランチャイズ名に對する商標權に基づく請求が棄却された事例-小僧壽しⅡ事件", 法學協會雜誌, 116(2), pp.334~336 (1999)
  18. "대법원 2001. 12. 11. 2000다13948 판결", ~ (2001)
  19. "대법원 2011. 7. 14. 선고 2009다76522, 76539 판결", ~ (2011)
  20. 田村善之, "知的財産權と損害賠償", pp.297~301 (2004), 弘文堂
  21. 양창수, "특허권 침해로 인한 손해배상 시론 - 특허법 제128조 제1항의 입법취지와 해석론-", 법조, 54(9), pp.19~69 (2005), 법조협회
  22. 박성수, "특허침해로 인한 손해배상액의 산정", pp.188~190 (2007), 경인문화사
  23. "대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결", ~ (2006)
  24. "성공을 좌우하는 네이밍의 비밀"[URL]
  25. 小塚莊一郞, "特許法 102條 3項·商標法 38條 3項と損害不發生の抗辯-小僧壽し 事件, In 特許判例百選", pp.179~ (2012), 有斐閣
  26. 염호준, "상표법 제67조에 대한 소고, In LAW & TECHNOLOGY 10", pp.54~55 (2007), 서울대학교 기술과법 센터
  27. 田村善之, "商標法槪說", pp.90~ (2000), 弘文堂
  28. "대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다103000 전원합의체 판결", ~ (2012)
  29. 조영선, "상표침해 소송에서의 무효 및 불사용 취소 항변", 저스티스, (125), pp.54~84 (2011), 한국법학원
  30. "대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514, 22521 판결", ~ (2009)
  31. 전지원, "상표권 침해로 인한 영업상 손해의 배상을 구하기 위한 전제요건인 상표권자의 ‘등록상표 사용’의 의미", 대법원 판례해설, 81, pp.545~547 (2009), 법원도서관
  32. 網野, "商標", pp.736~737 (2002), 有斐閣
  33. 中山信弘, "特許法", pp.365~ (2012), 弘文堂
  34. 조영선, "상표권 침해에 대한 구제 법리의 재검토 - 경과실 감액을 중심으로 -", 법조, 62(8), pp.45~92 (2013), 법조협회
  35. "서울중앙지방법원 2012. 7. 13. 선고 2011가합132628 판결", ~ (2012)
  36. "서울중앙지방법원 2010. 8. 11. 선고 2009가합78189 판결", ~ (2010)
  37. "서울중앙지방법원 2010. 4. 29. 선고 2008가합130448 판결", ~ (2010)
  38. "수원지방법원 2010. 9. 9. 선고 2009가합 21303 판결", ~ (2010)
  39. "대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결", ~ (1997)

관련 논문AI추천

상표권 침해에 대한 구제 법리의 재검토 - 경과실 감액을 중심으로 -조영선사단법인 법조협회 · 법조2013 · 제62권 제8호상거래에서 상표권침해에 대한 고찰－ 침해시 손해의 구제를 중심으로 －최우령한국경영법률학회 · 경영법률2015 · 제25권 제2호상표권침해로 인한 손해배상청구권에 관한 연구 － 당사자가 수인인 경우를 중심으로 －강헌한국경영법률학회 · 경영법률2009 · 제19권 제3호등록상표의 불사용(不使用)에 근거한사용료 상당액의 손해배상책임 및 법정손해배상책임의 부정에 관한 고찰 - 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결을 중심으로 -정태호법학연구소 · 법학논집2017 · 제21권 제3호상표법상 법정손해배상 제도의 적용 현황과 과제 - 하급심 판례 분석을 중심으로 -최종수법학연구소 · IP & Data 法2025 · 제5권 제1호징벌적 손해배상 도입에 따른 상표법상 간접침해규정의 재검토신상훈법학연구소 · The Journal of Law & IP2022 · 제12권 제2호

이 간행물의 다른 논문 (6건)

자회사의 경쟁법 위반행위에 대한 모회사의 책임김용진pp. 23-43불기소처분의 주문 유형에 대한 실무적 고찰김정한pp. 44-59사회 패러다임의 변화에 따른 법체계의 구조 변동과 모순 - 도박 관련 형법 규율의 법이론적 이해 -김나경pp. 60-75비교법적으로 살펴본 낙태의 법제화 과정성중탁pp. 76-90대기환경보전법상 배출시설 설치허가, 기속재량 그리고 의회입법의 원칙 - 대법원 2013. 5. 9. 선고 2012두22799 판결의 비판적 검토 -박태현pp. 91-108
원문 보기