균등침해 요건 중 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건에 대한 고찰 -일본의 ‘비본질적 부분’ 요건과의 대비를 중심으로-
A Study on the First Requirement of the Doctrine of Equivalents
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균등침해 제1요건인 우리나라의‘과제해결원리의 동일성’요건과 일본의‘비본질적 부분’요건은 문언만 다를 뿐 실질적으로 동일한 요건이라고 할 수 있다. 우리나라의‘과제해결원리의 동일성’이란‘확인대상발명에서 치환된 부분이 비본질적 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지고 있는 것’을 의미하고, 일본의‘비본질 부분’요건은‘특허청구범위에 기재된 구성 중 침해제품과 다른 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아닐 것’을 의미하는 것이어서, 우리나라와 일본은 모두 확인대상발명(침해제품)이 특허발명의‘특징적 구성’또는‘본질적 부분’을 그대로 가지고 있는지 아닌지에 의해 제1요건의 성립 여부가 결정된다고 할 수 있다. 그런데, 우리나라와 일본의 제1요건에 대한 판결은, 특허발명의 특징적 구성또는 본질적 부분을 파악하는 방법에 있어서 특허발명의 구성 중에서 특유한 작용효과를 발생시키는 구성으로 파악하는 방법과 특허발명의 과제해결원리와 관련한기술적 사상으로 파악하는 방법으로 나누어져 있다. 특허발명의 특징적 구성 또는 본질적 부분을 구성을 중시해서 판단할지, 기술적 사상을 중시해서 판단할지에 따라서 제1요건의 성립 여부가 달라질 수도 있기때문에 이에 대해서는 어느 정도 통일된 입장이 필요하다고 본다. 우리나라는 과제해결원리를 참작해서 특허발명의 구성으로부터 특징적 구성을 추출하거나, 과제 해결원리 자체를 특징적 구성으로 추출해서 침해제품과 비교하고 있어서, 어느 쪽을 더 중시하고 있다고 명확하게 얘기하기는 어려운 것같다. 일본에서는 지적재산고등재판소의‘중공 골프클럽 사건’이전까지는 우리나라와 비슷하게 두 가지 입장이 엇갈린 판결이 나오고 있었지만, ‘중공 골프클럽 사건’을 계기로 지적재산고등재판소만큼은 특허발명의 구성 그 자체보다는 기술적사상을 보다 중시하는 입장으로 통일되고 있는 것으로 보인다. 균등론이라는 것은 침해자가 특허발명의 보호범위를 너무 쉽게 회피할 수 있고, 발명자는 권리를 제대로 보호받지 못하는 불합리한 결과를 막기 위해 도입된것인 만큼, 발명자를 보호하는 입장에서 일본의 지적재산고등재판소와 같이 기술사상을 중시해서 제1요건을 판단하는 것이 타당하다고 생각된다.
Abstract
The first requirement of the Doctrine of Equivalents(hereinafter DOE ) in Korea is substantially same with the first requirement of the DOE in Japan. According to the jurisdiction of the Supreme Court in Korea, the first requirement of the DOE, the identity of the principle underlying the solution to the problem should be determined by whether the accused product includes the characteristic element of the claimed invention. In Japan, the first requirement is defined that the different part between the claimed invention and the accused product should not be essential. So, the first requirement could be determined whether the accused product includes the characteristic element or the essential part of the claimed invention in Korea as well as in Japan. However, there are two fundamental approaches to determining the characteristic element or the essential part of the claimed invention. The one is to determine by considering the specific element related to the effects of the claimed invention. The other is to determine by considering the technical idea related to the principle underlying the solution to the problem. It seems to be necessary to unifying the approaches because the conclusion could vary depending on the approaches. In Japan, the jurisdictions seemed to be divided until the Intellectual Property High Court(IPHC) judged a case on the head of the golf club which was applied the approach of considering the technical idea. Since the jurisdiction on the case of the head of the golf club , the courts in Japan are likely to unify to the approach of considering the technical idea. It seems to be desirable that the courts in Korea also should determine by considering the technical idea rather than the specific element like IPHC in Japan. This is, I think, the way to realize the original purpose of the DOE.
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