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논문KCI 등재

특허 균등침해의 제1, 2 요건

The First and Second Requirement in the Doctrine of Equivalence

구민승
사법발전재단|2019.06|사법 (JURIS)|제1권 제48호|pp. 37-113|DOI 10.22825/juris.2019.1.48.002

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균등론비타민 D과제해결원리doctrine of equivalentsinvention as a wholeproblem-solving principle균등의 제1요건균등의 제2요건공지기술의 참작그레이버탱크(Graver Tank)펜월트(Pennwalt)워너젠킨슨(Warner-Jenkinson)발명 전체구성요소별볼스플라인마키사카르시톨출원 시 동효재the first requirement of equivalencethe second requirement of equivalenceconsideration of publicly known artsGraver TankPennwaltWarner-Jenkinsonelement by element

초록

특허 균등침해의 제1요건인 ‘과제해결원리의 동일’과 관련하여 대법원은 발명 전체의 관점에서 전체 발명의 과제해결원리가 같은지를 판단(제1설)해 왔다고 볼 수 있다. 제2요건인 ‘작용효과의 동일’과 관련해서도 발명 전체의 효과를 염두에 두고 비교해야 한다는 입장을 취하여 왔다. 이에 대하여 균등판단은 발명 전체가 아닌 구성요소별로 이루어지므로 제1요건 판단도 역시 구성요소별로 이루어져야 한다는 입장(제2설)이 형성되어 있다. 최근에 선고된 두 대법원판결(대법원 2019. 1. 31.자 2016마5698 결정, 같은 날 선고 2018다267252 판결)은 이러한 논란에 대하여 종전 대법원 입장인 발명 전체의 관점에서 과제해결원리를 판단하는 것이 원칙임을 선언하면서 이에 의할 때 균등 범위가 지나치게 넓어질 수 있다는 단점을 보완하는 법리를 설시하였다. 두 입장의 장점을 살려 핵심적 구성이나 기술사상이 공지되지 않았을 때는 제1설을 통해 균등을 넓히고, 공지되거나 그와 다름 없을 때에는 제2설적 요소를 가미해 균등을 좁혀야 함을 나타냄으로써 제1설을 중심으로 제2설을 통합하였고, 공지기술의 참작이 그 통합의 연결고리가 되었다. 특히 ‘선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데’에서 특허발명의 실질적 가치를 찾을 수 있고, 그 실질적 가치에 따라 특허발명의 보호범위가 결정되어야 하며, 명세서와 공지기술을 통해 그 실질적 가치 파악이 객관화될 수 있고, 과제해결원리의 파악은 이러한 특허발명의 실질적 가치를 명시적으로 고려하는 요건으로 기능한다는 취지의 판시는 실무적으로 큰 의미를 가질 것으로 본다.

Abstract

With respect to “the equivalence of problem-solving principle,” the first requirement in the doctrine of equivalents, the Supreme Court of Korea has examined whether said principle is the same in view of an invention as a whole (Theory 1). On the other hand, there is a dissenting opinion that determination of the first requirement should be made element by element rather than in view of invention as a whole(Theory 2). Recently, in Supreme Court Order 2016Ma5698 Dated January 31, 2019 and Supreme Court Decision 2018Da267252 Decided January 31, 2019, the Court upheld its previous stance, i.e., declared the legal principle on determining the first requirement from the perspective of the entire invention whilst presenting a legal principle supplementing the downside of excessively broadening the scope of equivalents. The Court incorporates Theory 2 around Theory 1, which is indicative of the need to broaden the scope of equivalents through Theory 1 if the core element or technical idea is not publicly known and to narrow the scope through　Theory 2 if the same is publicly known or otherwise. Furthermore, the consideration of publicly known arts served as a link to its integration. Of note, the practical value of patent inventions can be found in that “a patent invention has contributed to technological development by solving the technological challenge that was not solved in the prior art.” Moreover, the scope of protection of a patent invention ought to be determined depending on its practical value, and the comprehension of such practical value can be objectified through specification and prior arts. In practice, the Supreme Court’s ruling as above, i.e., understanding the problem-solving principle functions as a requirement that explicitly considers the practical value of patent inventions, is to have significant implication going forward.

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