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표준필수특허에 기초한 금지청구권 행사의 제한 가능성 -한국과 미국 판례의 대비적 분석을 중심으로-

The Possibility of Limitations on the Exercise of an Injunction Right based on Standards Essential Patents: Focusing on a Comparative Legal Analysis between the US and Korea

차상육
한국지식재산연구원 (Korea Institute of Intellectual Property)|2015.12|지식재산연구 (Journal of Intellectual Property)|제10권 제4호|pp. 61-108|DOI http://doi.org/10.34122/jip.2015.12.10.4.61

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권리남용신의칙금지청구금반언표준필수특허breach of contractgood faithabuse of rights계약위반estoppelinjunctive reliefStandard Essential Patents(SEPs)프랜드 확약특허위협FRAND-commitmentRAND royalty commitmentspatent holdup

초록

미국의 경우 eBay 사건 판결 이후에도 표준필수특허에 기한 금지청구의 허용여부가 여전히 쟁점이 되고 있다. 최근 특허권자가 표준필수특허에 관하여FRAND(RAND)선언을 한 때에 그 접근방법은 다르지만 금지청구권의 행사를제한하는 판결이 나타나고 있다. Apple v. Motorola 사건과 Microsoft v. Motorola 사건이 대표적인 사례이다. 양 사건을 종합적으로 고찰하면, FRAND 선언에 기초한 성실하고 공정한 교섭의무를 위반함을 이유로 Motorola의 표준특허권에 기한 금지청구권의 행사는 제한되고 있음을 확인할 수 있다. 두 사건으로부터의 시사점은, 표준필수특허에 관하여 FRAND(RAND)선언을 한 특허권자로부터 금지청구를 요구당한 표준기술사용자가 표준특허권자의 금지청구에서 벗어나려고 하는 경우 제3자를 위한 계약 혹은 묵시적 합의 등 계약법적 접근방법에기한 항변이 고려될 수 있다는 것이다. 위와 같은 미국판례상의 시사점에 비추어 볼 때 우리 특허법상의 해석론에서도 표준필수특허권에 기한 금지청구권 행사는 제한할 여지가 있고, 유연한 해석론을 전개할 필요가 있다고 생각한다. 적어도 IT 분야의 표준필수특허의 경우는 특허권에 기한 금지청구권의 행사가 합리적으로 제한할 수 있도록 그 정책적인 대응을 모색해야 한다. 나아가 이러한 유연한 권리구제를 위한 방편으로, 새로운 해석론과 입법론을 모색할 필요도 있다고 본다. 2014. 3. 발간된 AIPPI 보고서에의하면, 이러한 금지청구권 인정여부에 법원의 재량을 인정하는 입법론은 영미법계와 대륙법계 사이의 입법정책의 문제에 불과함을 알 수 있다. 반드시 연혁적 · 역사적 그리고 논리필연적인 문제는 아니라고 볼 수 있다. 요컨대 우리 특허법에 내재된 대륙법계의 특성에 비추어 금지청구권 행사의제한 문제는 원칙상 법원의 재량권을 널리 인정하기 어렵다고 할 것이다. 그러나예외적으로 적어도 FRAND(RAND)선언을 한 표준필수특허에 기한 금지청구권의 행사 관련 분쟁에서는 특허법의 목적인‘산업의 발달’에 기여하는 범위 내에서계약법적인 새로운 해석론을 재판실무의 운용상 시도함으로써 권리구제방안의 유연성을 펼쳐야 할 것이다.

Abstract

In the United States, Federal district courts may grant injunctions in accordance with the principles of equity on such terms as the court deems reasonable. The criteria for the grant of a permanent injunction are set out in the U.S. Supreme Court decision of eBay, Inc. v MercExchange, which requires district courts to exercise their discretion before issuing an injunction and to apply a four-factor test whereby the plaintiff must demonstrate. U.S. federal district courts have the discretion to grant injunctions when the balance of equitable factors, including a consideration of the public interest, weighs in favour of granting injunctive relief. These factors have been recently applied by two federal district courts(for example, Apple v. Motorola Case, Microsoft v. Motorola Case) to deny injunctive relief to holders of SEPs who have given a FRAND commitment. In Korea, courts principally have no judicial discretion to grant injunctive relief for infringement of an intellectual property rights(IPRs). In short, this paper tries to provide a comparative legal analysis between the US and Korea of the specific conditions in which injunctive relief are available for infringement of a standard essential patent for which a FRAND-commitment has been given. But the task is a difficult one. Because as mentioned earlier, basic legal system is different between the two nations. Nevertheless, it is important that we try to find the specific conditions in which injunctive relief are available for infringement of a standard essential patent for which a FRANDcommitment has been given. Such as, for example, these things; breach of contract, considerations based on the principle of good faith, abuse of rights, or estoppel.

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