본문 바로가기
KERD
논문KCI 등재

인용발명을 특정하는 과정에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 판단 절차와 기준에 대한 개선안 : 미국 심사기준(MPEP) 및 판례와 비교하여

A Study on the Improvement of Procedures and Standards to Avoid the Hindsight bias in Determining the Scope of Disclosure in a Prior Art Reference as Citing it

최승재|이진수
한국지식재산연구원 (Korea Institute of Intellectual Property)|2020.06|지식재산연구 (Journal of Intellectual Property)|제15권 제2호|pp. 1-48|DOI 10.34122/jip.2020.15.2.1

0

조회

0

다운로드

1

인용

0

참고문헌

키워드

진보성동일성신규성내재성anticipationnoveltynon-obviousness사후고찰의 편견인용발명의 특정기술상식hindsight biasinherency in an obviousness determinationtechnological common sense

초록

사후고찰의 편견은 주로 진보성 판단에서 문제되기는 하나 신규성 판단에서도 나타날 수 있다. 진보성 판단이든 신규성 판단이든 선행문헌에 개시된사항에 대상 발명의 구성이 있는지를 판단하고 동일성을 비교하는 단계가있으며 그 판단기준은 다르지 않다. 우리나라는 인용 발명을 특정할 때 출원시점의 기술상식을 참작하여 당연하다는 사항을 포함할 뿐 아니라 양 발명의 차이가 있어도 효과를 참작하여동일성을 판단하고 있다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1181 판결). 이러한기준은 판단자에게 사후고찰의 편견을 허용한다. 신규성 판단은 진보성 판단을 선행한다. 따라서 신규성 판단에서 허용된 사후고찰의 편견은 진보성판단에서도 이어진다. 진보성 판단 자체에서도 인용 발명을 특정하는 과정에서 생기는 사후고찰의 위험성은 문제된다(대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결). 이렇게 우리나라는 선행기술에 개시된 내용을 특정하는 단계에서그리고 실질적으로 동일한지를 판단하는 단계에서 각각 사후고찰의 편견이개입할 여지를 열어놓고 있다. 미국을 비롯한 많은 국가의 특허심사나 심리에서 사후고찰의 편견을 피하기 위한 노력은 계속되어 왔다. 이에 비하여 우리나라는 사후고찰의 편견을피하기 위한 제도적 장치나 구체적인 기준을 마련하는 데에 미흡했다. 미국을 비롯한 해외의 수많은 노력은 좋은 참고서가 될 것이다. 부족하지만 본고에서 인용발명의 특정단계 또는 동일성 판단에서 사후고찰의 편견을 피하기위한 개선안을 제시해 보았다.

Abstract

Hindsight bias often occur in the obviousness determination, however may occur in the non-novelty determination. It is not too much to say that whole process of the patentability determination is a combat against hindsight bias. We have to determine what is disclosed in a prior art reference during the novelty determination as well as the obviousness determination, and only differences between them are whether each and every element of the claim is disclosed in one prior art reference or some element of the claim is disclosed in one prior art reference. We see, in fact, that hindsight bias took place in the determination on whether some elements of the claim is found in a prior art reference through Korea Supreme Court Decision 2006Hu138 delivered on August 24, 2007. Korea has opened up hindsight bias in the determination the scope of disclosure in prior art reference, because a judge and an examiner consider technical common sense. That is why we have to establish standard methodologies to reduce the risk of hindsight. In this paper, we have presented efforts to avoid hindsight bias that may arise from a specific stage citing a prior art or from the determination of substantial equivalence.

참고문헌 (57)

  1. 오승택, "특허법" (2017), 박문각
  2. 이해영, "미국특허법" (2012), 한빛지적소유권센터
  3. 정상조, "특허법 주해" (2010), 박영사
  4. 정차호, "특허법의 진보성" (2014), 박영사
  5. 최승재, "미국특허법" (2011), 법문사
  6. 미국특허쟁송실무에 관한 연구, "특허법원", 대법원 사법정책연구원, ~ (2016)
  7. Chisum, Donald S., "Patent Law Digest (Chisum on Patents - Abstracts of Supreme Court and Federal Circuit Decisions 1982-2007) , Volume 1, 2, 3", ~ (2008)
  8. 권태복, "발명의 요지인정과 보호범위확정을 위한 청구범위해석론", 지식재산연구, 9(3), pp.27~57 (2014), 한국지식재산연구원[DOI]
  9. 구대환, "과제해결원리의 동일성 요건과 비본질적 부분 요건의 차이점", 동아법학, (60), pp.375~402 (2013), 법학연구소
  10. 김병필, "청구범위 해석에 있어서‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토", 지식재산연구, 9(2), pp.35~77 (2014), 한국지식재산연구원[DOI]
  11. 설민수, "특허결정에 대한 특허침해소송 법원의 진보성 판단의 범위와 그 개선방향 - 대법원 2010다95390 전원합의체 판결을 중심으로 -", 법조, 61(10), pp.5~52 (2012), 법조협회[DOI]
  12. 이해영, "진보성 판단에서 ‘이차적 고려요소’에 대한 고찰", 지식재산21 (2010)
  13. 전용철, "2차적 고려요소를 반영한 진보성 판단에 관한 연구 : TRANSOCEAN OFFSHORE DEEPWATER DRILLING, INC. vs MAERSK DRILLING USA, INC. 사건", 동아법학, (62), pp.559~589 (2014), 법학연구소
  14. 정차호, "특허성 판단 관련 사후고찰 및 역교시 사례연구", 성균관법학, 24(4), pp.421~458 (2012), 법학연구원[DOI]
  15. 정차호, "주지관용기술을 적용한 발명의 진보성 판단", 성균관법학, 25(3), pp.265~289 (2013), 법학연구원[DOI]
  16. 조명선, "진보성 판단시 사후적 고찰 배제 방안", 특허심판연구, 1 (2014)
  17. 최승재, "결합발명의 진보성 심리 및 판단 방법에 개선을 위한 연구", 특별법연구, 12 (2015)
  18. Bolt, Ashley Allman, "Combating Hindsight Reconstruction in Patent Prosecution", Emory Law Journal, 64, pp.1137~ (2015)
  19. Burk, Dan L., "Inherency", Wm. & Mary L. Rev ., 47, pp.371~ (2005)
  20. Macedo, Charles R., "The Dangers Of Hindsight Bias In The Context Of Obviousness", Journal of Intellectual Property Law & Practice (2012)
  21. ANTICIPATING TOO MUCH: WHY THE COURT SHOULD AVOID EXPANDING THE DOCTRINE OF INHERENT ANTICIPATION, "SMITH, PETER D.", ~, pp.NYU Annual Survey of American Law , (2005-06)
  22. "대법원 1992. 6. 2. 선고 91마540 결정", ~ (1992)
  23. "대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결", ~ (1996)
  24. "대법원 1997. 8. 26. 선고 96후1514 판결", ~ (1997)
  25. "대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결", ~ (2001)
  26. "대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1624 판결", ~ (2003)
  27. "대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결", ~ (2004)
  28. "대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138 판결", ~ (2007)
  29. "대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3277 판결", ~ (2007)
  30. "대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결", ~ (2007)
  31. "대법원 2008. 11. 27. 선고 2006후 1957 판결", ~ (2008)
  32. "대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806", ~ (2009)
  33. "대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후3202 판결", ~ (2011)
  34. "대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결", ~ (2011)
  35. "대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결", ~ (2014)
  36. "대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1181 판결", ~ (2014)
  37. "대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184 판결", ~ (2016)
  38. "대법원 2019. 6. 13. 선고 2018후11681 판결", ~ (2019)
  39. "Roe v. Wade 410 U.S. 113 (1973)", ~ (1973)
  40. "Structural Rubber Products v. Park Rubber , 749 F.2d 707 (Fed. Cir. 1984)", ~ (1984)
  41. "Jamesbury Corp. v. Litton Indus. Prod. Inc. , 756 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1985)", ~ (1985)
  42. "Titanium Metals Corp. v. Banner , 778 F.2d 775 (Fed. Cir. 1985)", ~ (1985)
  43. "Truswall Sys. Corp. v. Hydro-Air Engineering, Inc., 813 F.2d 1207, 1212 (Fed. Cir. 1987)", ~ (1987)
  44. "Verdegaal Bros. v. Union Oil Co. of California, 814 F.2d 628, 631, 2 USPQ2d 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987)", ~ (1987)
  45. "Ex parte Levy, 17 USPQ2d 1461, 1464 (Bd. Pat. App. & Inter. 1990)", ~ (1990)
  46. "In re Napier , 55 F.3d 610, 613, 34 USPQ2d 1782, 1784 (Fed. Cir. 1995)", ~ (1995)
  47. "Arthur VANMOOR v. WAL-MART STORES, INC., etc. Nos. 99-1190, 99-1256. (Fed. Cir. 2000)", ~ (2000)
  48. "Schering Corp. v. Geneva Pharm. Inc., 339 F.3d 1373, 1377, 67 USPQ2d 1664, 1668 (Fed. Cir. 2003)", ~ (2003)
  49. "Toro Co. v. Deere & Co. , 355 F.3d 1313, 1320, 69 USPQ2d 1584, 1590 (Fed. Cir. 2004)", ~ (2004)
  50. "Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc. , 550 F.3d 1075, 1082 (Fed. Cir. 2008)", ~ (2008)
  51. "In AstraZeneca LP v. Apotex, Inc., Nos. 09-1381, -1424 (Fed. Cir. 2010)", ~ (2010)
  52. "Mintz v. Dietz & Watson, Inc. , No 2010-1341, 2012 US App 10884 (Fed Cir. 2012)", ~ (2012)
  53. "ARENDI S.A.R.L. v. APPLE INC. , No. 15-2073 (Fed. Cir. 2016)", ~ (2016)
  54. "In re Chudik , 851 F.3d 1365, 1374 (Fed. Cir. 2017)", ~ (2017)
  55. "ENPLAS INC., v. SEOUL SEMICONDUCTOR COMPANY, LTD., 2016-2599, (Fed. Cir. 2018)", ~ (2018)
  56. "JOHN R. WILSON v. GREGORY ROGER MARTIN, ALLISON JEAN TANNER , 2018-1980, (Fed. Cir. 2019)", ~ (2019)
  57. "U.S. WATER SERVICES, INC., v. NOVOZYMES A", S , 2018-2075, (Fed. Cir. 2019), 2019

관련 논문AI추천

특허성 판단 관련 사후고찰 및 역교시 사례연구정차호법학연구원 · 성균관법학2012 · 제24권 제4호인공지능 활용 발명의 진보성 판단시 사후적 고찰에 대한 연구김시열한국소프트웨어감정평가학회 · 한국소프트웨어감정평가학회 논문지2025 · 제21권 제1호한국 특허소송에서 진보성 판단방식의 변화과정, 개선노력과 향후 방향 –미국과의 비교, 특허법원의 새로운 경향 및 진보성 판단의 실증을 중심으로설민수사법발전재단 · 사법2016 · 제1권 제35호진보성 판단시 해당 기술분야에 관한 고찰김원준법학연구소 · 법학연구2012 · 제53권 제1호선택발명의 신규성·진보성 판단을 위한 선행기술의 인정범위박영규한국지식재산연구원 · 지식재산연구2019 · 제14권 제4호객관적 지표(Objective Indicia)에 기한 발명의 진보성 판단론조영선안암법학회 · 안암법학2010 · 제33호

이 간행물의 다른 논문 (7건)

수치한정발명에 대한 선사용권의 성립요건 고찰 : 일본지적재산고등법원의 판결을 중심으로신상훈pp. 49-74북한 지적소유권 법제의 북한 헌법상 근거 등에 관한 소고이규홍pp. 75-124크라우드펀딩을 활용한 무형문화유산 활성화 연구 : ‘전주솟대디퓨저’ 사례를 중심으로설지희pp. 125-158산업기술복잡성에 따른 기술확보전략의 경영성과 효과 분석장필성, 이정민pp. 159-186비즈니스 기회 발굴을 위한 문제-해결방법 기반의 특허분석 방법정재민, 정병기, 윤장혁pp. 187-222
원문 보기