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특허균등침해의 출원경과금반언과 출원인의 의도참작 - 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결을 중심으로 -

Prosecution History Estoppel in Patent Equality Infringement and Consideration of Applicant’s Intention - Focusing on the Supreme Court Decision 2023who10213 Decided February 2, 2023 -

권지현
한국지식재산연구원 (Korea Institute of Intellectual Property)|2023.12|지식재산연구 (Journal of Intellectual Property)|제18권 제4호|pp. 77-114|DOI 10.34122/jip.2023.18.4.77

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출원경과금반언균등론특허분쟁Doctrine of Equivalents의견서청구범위해석출원인의 의도참작prosecution history estoppelpatent disputeinterpretation of claimswritten argumentconsideration of applicant’s intention

초록

특허침해소송이나 권리범위확인심판에서는 특허권자가 특허받기 위하여청구범위를 의식적으로 제외･한정한 의도가 있는 경우 출원경과금반언의 원칙이 적용되어 균등침해가 부정되지만, 그 출원인의 의도참작의 판단기준과대상이 명확하지 않았다. 이와 관련 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결에서는 보정이유를 포함하여 ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’하여 출원인의 의사가 존재하는 것인지를 판단해야 한다는 기준을 제시하였다. 이러한 판단은 제3자의 입장을 고려하지 않고 특허권자만을 적극적으로보호하려는 것으로 밖에 볼 수 없다. 제3자는 공시기능을 가진 특허공보와보정이유를 기재한 의견서를 근거로 특허침해가 되지 않도록 회피설계를 하는 것이 일반적이기 때문이다. ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’하여 출원인의 의도참작을 하는 경우라면, 제3자는 의견서뿐만 아니라 출원인의 모든 행위와 주장에 대하여 조사, 분석한 후 회피설계를 해야 하는 것이고, 이는 공시기능을 가진 특허공보로부터 회피설계로 개량발명하여 산업발전을 촉진시킨다는 특허제도의목적에도 부합하지 않는 것이다. 따라서 출원경과금반언의 원칙을 적용하기위한 출원인의 의도참작은 ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’하여 판단하는 것이 아니라 오직 의견서(심사, 재심사)에 기재된 주장만으로 판단하는원칙이 재정립되어야 할 것이다.

Abstract

In a patent infringement lawsuit, if the applicant intends to consciously exclude or limit the scope of the claim in order to obtain a patent, the equality infringement is denied by applying the principle of the prosecution history estoppel, but the criteria and target for judging the consideration of applicant’s intention were not clear. In relation therewith, in the Supreme Court’s sentence of February 2, 2023, the ruling of 10210 after 2022, by summing up the various circumstances revealed in the application procedure including reasons for correction, the criteria for judging whether the applicant’s intention exists were presented. In the case of considering in the applicant’s intention by “comprehensively summing up various circumstances revealed in the application procedure”, the third party should investigate and analyze not only the opinion but also all the actions and claims of the applicant, and design an avoidance, this is a avoidance design from patent publications with disclosure functions, and it does not meet the purpose of the patent system to promote industrial development by making improved inventions to avoidance design from patent publications with disclosure functions. Therefore, the principle in that the consideration of applicant’s intention for applying the principle of the prosecution history estoppel is judging only the claims stated in the opinion (examination, re-examination) should be re-established.

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