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명세서 기재요건으로서의 발명의 효과

Utility As an Element of Description in Patent

조영선
대한변호사협회 (Korean Bar Associtaion)|2012|인권과 정의 (Human Right and Justice)|제427호|pp. 95-117|DOI 10.22999/hraj..427.201208.006

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진보성발명무효명세서효과유용성화학신규사항심사descriptioneffectexaminationchemistryinventionutilityinvalidityinventive stepnew matter
주제분류법학

초록

발명의 상세한 설명은 제3자로 하여금 당해 발명을 재현할 수 있도록 정보를 제공하는 기능은 물론, 발명의 기술적 의의를 명확히 알리는 기능을 하여야 하며, 특히 화학ㆍ제약ㆍ유전공학 등의분야에서 출원 명세서에 기재되는 발명의 효과는 후자의 역할과 밀접하게 관련되어 있다. 그러나 위분야의 기술적 특성상 출원인이 당해 발명의 기술적 유용성을 모두 파악하거나 관련 데이터를 모두 손에 넣기 어려울 수도 있고, 제약 분야에서는 에버그리닝 등 선행 특허권자의 전략적 목적에 의해 의식적으로 발명의 효과가 불충분하게 기재된 명세서로 특허출원이 이루어지는 수도 있다. 이러한 출원에기한 특허는 후행 발명자와의 사이에 분쟁을 양산하고 선행 특허권자의 부당한 권리 연장에 봉사할 우려가 있기 때문에 통제가 필요하지만, 한편으로 지나치게 엄격한 명세서 기재요건의 기준을 유지하면자칫 이 분야에서 발명을 위한 연구ㆍ개발 투자를 위축시켜 산업 발전을 저해할 우려도 생긴다. 각 국은 이 문제의 조화로운 해결을 위해 저마다의 준칙을 운용하고 있으며, 구체적으로는 발명의 상세한설명에 출원발명의 유용성을 어느 정도까지 구체적으로 기재하도록 요구할 것인가, 그러한 유용성을뒷받침하는 데이터의 제출을 강제할 것인가 말 것인가, 데이터의 사후 보완제출은 허용될 수 있는가,허용된다면 그 시기는 언제까지로 보아야 할 것인가를 주로 문제 삼는다. 우리나라의 경우, 선택발명이명세서 기재요건을 충족하기 위해서는 선행발명과 비교되는 발명의 효과가 정성적 혹은 정량적으로 기재되어야 하며, 명세서에 기재되지 아니한 발명의 효과를 사후에 진보성 인정의 근거로 내세우거나 그뒷받침 자료를 제출하는 것을 허용치 않고 있는바, 이는 이론적ㆍ비교법적으로 타당하다. 발명의 효과가 당해 발명의 기술적 의의를 납득시킬 수 있게 자족적으로 기재되어 있다면 별도의 데이터 없이도명세서 기재요건을 만족할 것이나, 통상의 기술자가 그 효과에 의문을 가질 사유가 있거나 효과의 기재가 충분히 구체적이지 않다면 이를 뒷받침하는 데이터가 있어야 명세서 기재요건을 충족한다고 본다. 다만, 최초 출원 명세서에 기재되었다고 볼 수 없는 발명의 효과를 뒷받침하기 위한 데이터의 제출은 그 자체로 신규사항 추가에 해당하여 허락되어서는 안 되고, 적법한 데이터의 제출이라도 그 시기는 심사 종료 시까지로 엄격히 제한되어야 하며 그 이후 쟁송단계에서 진보성 입증을 위한 데이터 제출 시 상세한 설명의 기재요건의 뒷받침 데이터를 제출하는 것은 허용될 수 없다고 본다. 심사관은 심사단계에서 발명의 효과에 대한 검증을 지금보다 한층 강화하여야 하고, 상세한 설명에 기재된 효과의뒷받침 데이터를 ‘보정’의 일환으로 다루어 가급적 명세서에 드러나도록 유도함으로써 명세서가 ‘기술공개문헌’으로서의 역할을 다할 수 있게 해야 한다. 명세서 기재요건으로서의 발명의 효과에 대하여,이러한 전제에서 사후의 사법통제가 강화되어야 하고, 세계 각국이 이 문제에 접근하는 이론적 관점이나, 현실적ㆍ정책적 자세를 입체적으로 참고할 필요가 있다.

Abstract

Description of invention functions to enable the 3rd. party to reduce to practice the art and to notify the industrial utility of the filed invention. Especially in the chemicalㆍpharmaceuticalㆍgenetic industry, the utility description takes more critical position due to its unpredictable nature. Ironically, this nature incurs that the utility description in application document is not fulfilled as inventor herself is not aware of the total utility of newly invented substance. This trait is sometimes led to the sophisticated strategy of “Ever-greening” in pharmaceutical industry, through which the patentee of prior invention schemes to protract the period of prior patent. If the patent granting authority enforces strict standard of description in chemicalㆍpharmaceuticalㆍgenetic invention, it will seriously frustrate the R&D and patent application in those fields. Therefore, many countries are trying to establish reasonable rule to harmonize this antinomy. In concrete, the rules are relevant to following issues : How strictly the description standard of utility should be set forth, Should the supporting data be required? If yes,when should be the due timing of those data submission. Korean Supreme Court promulgates the rules that description of selection invention must indicate qualitative or quantitative superiority to prior art for technical utility. The superiority can not be supported by the data collected and submitted after the examination if the effect was not expressed in the initial filing document. This jurisprudence seems to correspond to comparative law’s perspective. In addition, the backup data will not be necessary if utility of the invention was described enough in self-evident manner. If not, supporting data is required but within the time limit of examination process as the data submission has nature of ‘amendment of patent document’ by itself. To satisfy the main role of technical information disclosure, the examiner needs to be progressive to guide the applicant to amend the initial application to meet the standard of sufficient utility description. In that process,the doctrine of ‘Prohibition of New Matter’ should not be exercised in exceedingly strict way.

참고문헌 (86)

  1. 선진 특허법제 구축을 위한 특허법체계 전면 개편방안 연구, "특허청", 76~ (2010)
  2. "35 U.S.C. §101", ~
  3. Janice M. Mueller, "Patent Law(3rd. Edit.)" (2009), Wolters Kluwer
  4. 강기중, "선택발명에서의 진보성 판단방법", 대법원판례해설, 통권 : 45 (2004), 법원행정처
  5. "In re Fouche, 439 F.2d 1237, 1243(CCPA. 1971)", ~ (1971)
  6. "MPEP 2107 Ⅱ.(B)(2)", ~
  7. "MPEP 2107. 01.Ⅰ", ~
  8. "In re Marzocchi, 439 F.2d 220, 223(CCPA. 1971)", ~ (1971)
  9. "In re Wright, 999 F.2d 1557, 1561～62(Fed. Cir. 1993)", ~ (1993)
  10. "Nelson v. Bowler, 626 F2d.853, 856, 206 USPQ 881, 883(CCPA 1980)", ~ (1980)
  11. "MPEP 2107. 03.Ⅰ", ~
  12. "MPEP 2107. 03.Ⅱ", ~
  13. "MPEP 2107. 03.Ⅲ,Ⅳ", ~
  14. "In re Brana 51 F.3d 1560(Fed. Cir. 1995)", ~ (1995)
  15. Richard Hacon, "Concise European Patent Law" (2007), Kluwer Law International
  16. "T182", 89 Sumitomo
  17. "EPC Rule 23e(3)", ~
  18. "T1191", 01 Seven Transmembrane Recoptor
  19. "EPO Guidelines, 2011, Part C. ChapterⅡ. 4.1", ~ (2011)
  20. 日本特許廳, , pp.117~118 (2010), 發明協會
  21. 특허청, "특허 ․ 실용신안 심사지침서", 제 2 부 제 3 장, ~ (2012)
  22. "지침서", 제 3 부 제 3 장 6.3, ~
  23. 특허소송에 있어서 발명의 진보성 판단의 국제기준에 관한 비교분석, "조영선", 법원행정처, 97~98 (2010)
  24. 특허청, "산업부문별 심사실무 가이드, 생명공학분야", ~ (2011)
  25. 특허청, "산업부문별 심사실무 가이드, 의약ㆍ화장품분야", 5~ (2011)
  26. 특허청, "산업부문별 심사실무 가이드, 유ㆍ무기 화합물 및 세라믹스 분야", 10~ (2012)
  27. "知財高裁 平17年 10. 19. 平17(行ケ）10013号", ~ (2005)
  28. 특허청, "산업부문별 심사실무 가이드, 유ㆍ무기 화합물 및 세라믹스 분야", 25~ (2012)
  29. "Amgen, Inc. v. Chugai Pharmaceutical Co., 927 F.2d 1200, 1205, 18 USPQ 2d. 1016, 1020", 1020~
  30. 특허청, "산업부문별 심사실무 가이드, 생명공학분야", 23~ (2011)
  31. Christopher M. Holman, "Unpredictability in Patent Law and Its Effect on Pharmaceutical Innovation", Missouri L. Rev, 76 (2011)
  32. Bengt Domeij, "Pharmaceutical Patents in Europe", pp.25~26 (2000), Kluwer Law International
  33. Lucille J. Brown, "The Markush Challenge", J. Chem. Info. Computer Sci, 31(1), pp.2~ (1991)
  34. John M. Olin, "The Disclosure Function of the Patent System(or Lack Thereof)", Harv. L. Rev, 118(6), pp.2025~2026 (2005)
  35. Lisa Larrimore Ouellette, "Do Patents Disclose Useful Information?", Harv. J. L&T, 25, pp.532~547 (2012)
  36. 정윤택, "제약분야의 에버그리닝(Evergreening)특허전략과 FTA 연구", 지식재산연구, 6(2), pp.147~189 (2011), 한국지식재산연구원
  37. Rebecca S. Eisenberg, "The Role of the FTA in Innovation Policy", Michigan Telecommunications and Technology L. Rev, 13, pp.354~356 (2007)
  38. Aron S. Kesselheim, "Intellectual Property Policy in the Pharmaceutical Science : The Effect of Inappropriate Patents and Market Exclusivity Extensions on the Health Care System", The AAPS Journal, 9(3), pp.307~309 (2007)
  39. Carlos M. Correa, "Excerpts from guidelines for the examination of pharmaceutical patents, Intellectual Property and Access to Medicines : Papers and Perspective", World Health Organization, 55~ (2010)
  40. N.S. Gopalakrishnan, "TRIPS flexibilities : the case of India, Intellectual Property and Access to Medicines : Papers and Perspectives", World Health Organization, 65~ (2010)
  41. Shamnad Basheer, "The ‘Efficacy’ of Indian Patent Law : Ironing out the Creases in Section 3(d)", Scripted, 5(2), pp.238~ (2008)
  43. 김운호, "선택발명의 명세서 기재요건", 대법원판례해설, 통권 : 74, pp.145~146 (2007), 법원행정처
  44. "EPO Guidelines, 2011, Chapter C. Ⅳ. 5.3.5", ~ (2011)
  45. "Eli Lilly and Co. v. Actavis Elizabeth LLC., Fed. Cir. No. 2010-1500. July 29", ~ (2011)
  46. "Eli Lilly and Co. v. Actavis Elizabeth LLC., 731 F.Supp. 2d 348, 352(D.N.J. 2010)", ~ (2010)
  47. "Eli Lilly Canada Inc. et al. v. Novopharm Ltd., 2011 FC 1288", ~ (2011)
  48. "대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후 2375 판결", ~ (2002)
  49. "대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결", ~ (2003)
  50. "특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결", ~ (2005)
  51. "대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736,743 판결", ~ (2009)
  52. "대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결", ~ (2010)
  53. 박정희, "선택발명의 신규성을 부정하기 위한 요건 등", 대법원판례해설, 통권 : 82, pp.514~517 (2010), 법원행정처
  54. "대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2872 판결", ~ (2011)
  55. "대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결", ~ (2011)
  56. "Burroughs Wellcome Co. v. Barr Lab., Inc., 40 F.3d 1223, 1227-28(Fed. Cir. 1994)", ~ (1994)
  57. Timothy R. Holbrook, "Possession in Patent Law", SMU L. Rev, 59(1), pp.123~158 (2006)
  58. "AIPPI summary report Question 209 Selection inventions–The Inventive Step Requirement, Other Patentability Criteria and Scope of Protection"[URL]
  59. "Eli Lilly and Co. v. Actavis Elizabeth LLC., Fed. Cir. No. 2010-1500. July 29", ~ (2011)
  60. Michelle L. Evans, "Establishing Lack of Utility Under 35 U.S.C.A. §101", 114. AMJUR POF 3d. 587, 14~ (2010)
  61. "Janssen Pharmaceutica N. V. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 583 F.3d 1317(Fed. Cir. 2009)", ~ (2009)
  62. "東京高裁 平10年 10. 30. 平8(行ケ) 201号", ~ (1998)
  63. "대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결", ~ (2001)
  64. 中山信弘, "特許法注解(第3版)", pp.635~639 (2011), 靑林書院
  65. 潮海久雄, "特許法において開示要件(實施可能要件ㆍサポート要件)が果たす役割", 知的財産法政策學硏究, 16, pp.131~ (2007)
  66. "知財高裁 平18年 2. 16. 平17(行ケ) 10205号", ~ (2006)
  67. "知財高裁 平18年 10. 30. 平17(行ケ) 10820号", ~ (2006)
  68. "知財高裁 平19年 7. 19. 平18(行ケ) 10487号", ~ (2007)
  69. "東京高裁 平14年 11. 28. 平13(行ケ)334号", ~ (2002)
  70. "東京高裁 平16年 10. 6. 平15(行ケ)467号", ~ (2004)
  71. "In re Zenitz 333 F.2d 924, 142 U.S.P.Q. (BNA) 158(C.C.P.A. 1964)", ~ (1964)
  72. "In re Saunders 444 F.2d 599, 170 U.S.P.Q. (BNA) 213(C.C.P.A. 1971)", ~ (1971)
  73. Irah H. Donner, "Combating Obviousness Rejections Under 35 U.S.C. section 103", Albany Law Journal of Science and Technology, 6, pp.217~218 (1996)
  74. "대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결", ~ (2003)
  75. "대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결", ~ (2009)
  76. "대법원 2010. 3. 5. 선고 2008후3469, 3476 판결", ~ (2010)
  77. "대법원 2011.7.14. 선고 2010후2865 판결", ~ (2011)
  78. "특허법원 2005. 11. 3. 선고 2004허6521 판결", ~ (2005)
  79. 특허청, "특허ㆍ실용신안 심사지침서", 제5부 제3장 6.4.(2), 및 7.(3), ~ (2012)
  80. "EPO Guidelines", Chapter C.Ⅱ. 4. 9. 및 Ⅱ. 5. 3. 5, ~
  81. Sean B. Seymore, "Heightened Enablement in the Unpredictable Arts", UCLA L. Rev, 59, pp.154~157 (2008)
  82. 특허청, "특허ㆍ실용신안 심사지침서", 제5부 제3장 6.2(2), ~ (2012)
  83. 특허청, "산업부문별 심사실무 가이드, 유ㆍ무기 화합물 및 세라믹스 분야", 제5장 1.2.(2), ~ (2012)
  84. Dan L. Burk, "The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It", pp.22~26 (2009), The Univ. of Chicago Press
  85. Carl Shapiro, "Patent System Reform : Economic Analysis and Critique", Berkeley Tech. L. J, 19, pp.1028~1033 (2004)

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