본문 바로가기
KERD
논문KCI 등재

특허명세서 기재요건과 특허발명의 범위에 관한 한국과 미국의 비교법적 연구

Comparative Study between Korea and U.S. in Relation of Patent Specification Requirement and Scope of Patent Invention

설민수
대한변호사협회 (Korean Bar Associtaion)|2013|인권과 정의 (Human Right and Justice)|제435호|pp. 39-60|DOI 10.22999/hraj..435.201308.003

0

조회

0

다운로드

7

인용

0

참고문헌

키워드

명세서의 기재요건기술공개특허발명의 권리범위과도한 실험기술의 예측곤란성실시가능 요건발명에 대한 설명요건patent specification requirementenablement requirementwritten description requirementdisclosure of technologyscope of patent inventionundue experimentationpredictability in arts
주제분류법학

초록

현대 특허법에서 상세한 설명은 특허발명의 권리범위를 결정하는 1차적 역할을 청구항에 넘겼지만 청구항을 통해 표현되는 특허발명의 권리범위가 유효하기 위해서는 상세한 설명에 기재된 내용을 통해 통상의 기술자가 과도한 실험 없이 재현할 수 있도록 할 것을 핵심적인 내용으로 하고 있는명세서의 기재요건을 통해 사실상 특허발명의 권리범위를 좌우해 왔다. 그 과정에서 발명자에게 적절한 유인제공을 위한 특허발명의 권리범위 확장과 제3자에 대한 기술공개라는 상호 대립되는 목표사이의 균형은 어느 나라에서나 문제되어 왔다. 비교법적으로 보면 미국 법원은 명세서의 기재요건의 핵심을 이루는 발명의 실시가능요건을 기술의예측곤란성을 중심적 개념으로 하여 발전시켜 오면서 상대적으로 완화시켜 왔고, 이러한 완화과정에서발생한 광범위한 청구항에 대한 권리범위 인정에 의한 부작용 문제를 최근 생명공학 분야를 중심으로발명에 대한 설명요건을 도입해 기술공개를 부분적으로 강화함으로써 해결하는 입장을 취하고 있다. 이에 대하여 한국법원은 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 것을 요구하는 특허법 제42조 제3항 제1호를 통상의 기술자에 의한 특수한 지식의 부가 없이 특허발명의 명확한 이해와 재현을 요구하는 것으로 엄격하게 해석하여 통상의 기술자에 의한 상세한 설명의 암묵적 보충을 좀처럼 허용하지 않는 입장을 취하는 한편 청구항이 상세한 설명에 의해 뒷받침 될 것을 규정한 특허법 제42조 제4항 제1호에 대하여 상세한 설명의 기술공개 문서로서의 우월적 지위를 보장하는 규정으로 적어도 상세한 설명과 청구항 사이의 형식적 일치를 요구하는 것으로 해석하여 명세서의 기재요건을 기술공개 측면에서강화하여 운영하고 있다. 이러한 한국법원의 입장은 특허정책의 우선순위 차이에서 비롯된 정책적 결정의 결과로 해석될 수있지만 특허발명의 권리범위를 상대적으로 좁혀 특허권의 가치를 떨어뜨리는 효과를 낳고 있다. 향후에는 위 두 가지 목적 사이에 균형을 회복할 수 있는 구체적 명세서 기재요건에 대한 보다 구체적인기준 정립의 노력이 한국 법원에 요구된다.

Abstract

In modern patent law, description of invention still determines the scope of patent invention in shadows through specification requirement which demands mainly the claimed invention should be enabled by person in ordinary skill in arts without undue experiment using noticed matters in description of invention though it concedes its primary position to the claims. Every countries have struggled to take balanced positions between seemingly contradicting proper incentives to inventors and disclosure of technology to the public while realizing it. In the perspectives of comparative law, U.S. courts have relaxed the enablement requirement which is the essential factor in patent specification requirement by developing the technological predictability. Recently, U.S. courts heighten the technology disclosure partly by adopting written description requirement in response to the negative side effect originated by the relaxation. Contrarily, Korea courts have applied persistently narrow the Patent Act article 42 clause 3subclause 1 which stipulates patents should be easily enabled by the person in ordinary skill in arts by requiring the enablement without adding any special knowledge to the person and clear understanding of the patent invention, which result in refusing tacit supplement to the ommission of specification description by the person in ordinary skill in arts. Korea courts also have strengthened technology disclosure in applying patent specification requirement of the Patent Act article 42 clause 4 subclause 1 which stipulates claims should be supported by specification description by interpreting the subclause requiring at least formal support and conformity between claims and specification description. This strict attitude of Korea courts may be explained by the patent policy decision originating different priorities of patent policies, but it result in devaluing the patent right by reducing patent scope comparative. Over the next years, the efforts to establishing concrete standard of specification requirement balancing the two goals is required for Korea courts.

참고문헌 (83)

  1. Daniel L. Burk, "Fence Posts or Sign Posts-Rethinking Patent Claim Construction", U. Pa. L. Rev, 157, pp.1776~1781 (2009)
  2. "Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1323(Fed. Cir. 2005)", ~ (2005)
  3. Robert P. Merges, "On the Complex Economics of Patent Scope", Colum. L. Rev, 90, pp.845~852 (1990)
  4. "대법원 2003.11.28. 선고 2002후130 판결", ~ (2003)
  5. "447 U.S. 303", ~ (1980)
  6. 설민수, "의료행위의 특허대상성: 산업상 이용가능성의 한계를 넘어", 인권과 정의, (425), pp.52~86 (2012), 대한변호사협회
  7. "Leahy-Smith America Invents Act, Pub. L. No. 112-29, sec. 15, §282, 125 Stat. 284, 328", ~ (2011)
  8. Jeffrey A. Lefstin, "The Formal Structure of Patent Law and the Limits of Enablement", Berkeley Tech. L.J, 23, pp.1152~ (2008)
  9. "Patent Act of 1790, § 2, 1 Stat. 109, 110", ~
  10. "O’Reilly v. Morse, 56 U.S. 62, 112-3", ~ (1853)
  11. "Electric Light Co. v. McKeesport Light Co., 159 U.S. 465", ~ (1895)
  12. "Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1384 (Fed. Cir. 1986)", ~ (1986)
  13. 설민수, "특허결정에 대한 특허침해소송 법원의 진보성 판단의 범위와 그 개선방향 - 대법원 2010다95390 전원합의체 판결을 중심으로 -", 법조, 61(10), pp.5~52 (2012), 법조협회
  14. "In re Fisher, 427 F.2d 833, 839 (C.C.P.A. 1970)", ~ (1970)
  15. "In re Wand, 858 F.2d 731, 737 (Fed Cir. 1988)", ~ (1988)
  16. "Spectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc., 827 F.2d 1524, 1533 (Fed. Cir. 1987)", ~ (1987)
  17. "In re Wright, 999 F.2d 1557, 1561, 1564 (Fed. Cir. 1993)", ~ (1993)
  18. "Johns Hopkins Univ. v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342, 1361 (Fed. Cir. 1998)", ~ (1998)
  19. "Invitrogen Corp. v. Clontech Labs, Inc., 429 F.3d 1052, 1071 (Fed. Cir. 2005)", ~ (2005)
  20. "Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, 481 F.3d 1371, 1373, 1379(Fed. Cir. 2007)", ~ (2007)
  21. "Auto. Techs. Int’l, Inc. v. BMW of N. Am., Inc , 501 F.3d 1274, 1277∼8(Fed. Cir. 2007)", ~ (2007)
  22. "Sitrick v. Dreamworks, L.L.C., 516 F.3d 993, 997-8(Fed. Cir. 2008)", ~ (2008)
  23. Bernard Chao, "Rethinking Enablement in the Predictable Arts: Fully Scoping the New Rule", Stan. Tech. L. Rev, 2009, pp.50~52 (2009)
  24. "In re Barker, 559 F.2d 588, 592-93 (C.C.P.A. 1977)", ~ (1977)
  25. "20 U.S. 356 (1822)", ~ (1822)
  26. Joshua D. Sarnoff, "The Historic and Modern Doctrines of Equivalents and Claiming the Future: Part I(1790-1870)", J. Pat. & Trademark Off. Soc’y, 87, pp.384~385 (2005)
  27. "379 F.2d 990 (C.C.P.A. 1967)", ~ (1967)
  28. Janice M. Mueller, "The Evolving Application of the Written Description Requirement to Biotechnological Inventions", Berkeley Tech. L. J, 13, pp.621~623 (1998)
  29. "Vas-Cath v. Mahurka, 935 F.2d 1555, 1563-4(Fed. Cir. 1991)", ~ (1991)
  30. "119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997)", ~ (1997)
  31. "Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc., 285 F.3d (Fed. Cir. 2002)", ~ (2002)
  32. "Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe Inc., 323 F.3d (Fed. Cir. 2002)", ~ (2002)
  33. "Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d (Fed. Cir. 2010)", ~ (2010)
  34. "Ariad, 598 F.3d", ~
  35. Tun-Jen Chiang, "The Levels of Abstraction Problem in Patent Law", Nw. U. L. Rev, 105, pp.1119~1120 (2011)
  36. "In re Moore, 439 F.2d 1232, 1236 (C.C.P.A. 1971)", ~ (1971)
  37. Sean B. Seymore, "Heightened Enablement in the Unpredictable Arts", UCLA L. Rev, 56, pp.143~144 (2008)
  38. "In re Oetiker, 977 F.2d 1443, 1445 (Fed. Cir. 1992)", ~ (1992)
  39. Timothy R. Holbrook, "Patents, Presumptions, and Public Notice", Ind. L.J, 86, pp.785~786 (2011)
  40. 설민수, "특허괴물 논란: 신화와 그 실제", 지식재산연구, 7(4), pp.79~113 (2012), 한국지식재산연구원
  41. Michael Risch, "A Brief Defense of the Written Description Requirement", Yale L.J. Online, 119, pp.135~142 (2010)
  42. Allen K. Yu, "The En Banc Federal Circuits’s Written Description Requirement: Time for the Supreme Court to Reverse Again?", Cardozo L. Rev, 33, pp.911~914 (2012)
  43. "대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결", ~ (2005)
  44. "대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결", ~ (2011)
  45. "1952. 4. 13. 법률 제288호 제40조", ~ (1952)
  46. "대법원 1987. 9. 29. 선고 84후54 판결", ~ (1987)
  47. "대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3362 판결", ~ (2005)
  48. 설민수, "미국과의 비교를 통해 본 한국법원의 특허청구항 해석원칙과 그 실제", 사법, 1(23), pp.183~241 (2013), 사법발전재단
  49. "Alza Corp. v. Mylan Labs., Inc., 464 F.3d 1286, 1293 (Fed. Cir. 2006)", ~ (2006)
  50. "Dow Chem. Co. v. Am. Cyanamid Co., 816 F.2d 617, 618 (Fed. Cir. 1987)", ~ (1987)
  51. "대법원 1995. 7. 14. 선고 94후654 판결", ~ (1995)
  52. "대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결", ~ (2006)
  53. O.J.E.P.O 105(TBA 3.3.1. June 7, 1983), , 1983
  54. O.J.E.P.O 193(TBA 3.2.1. Mar. 25, 1985), , 1985
  55. O.J.E.P.O 9(TBA 3.5.1. Aug. 6, 1985), , 1985
  56. "대법원 1985. 5. 28. 선고 84후43 판결", ~ (1985)
  57. "대법원 1987. 9. 29. 선고 84후54 판결", ~ (1987)
  58. "대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결", ~ (1999)
  59. "대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결", ~ (2006)
  60. "대법원 1996. 1. 26. 선고 94후1459 판결", ~ (1996)
  61. "대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결", ~ (2004)
  62. "대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95 판결", ~ (1996)
  63. "대법원 2000. 8. 18. 선고 97후1740 판결", ~ (2000)
  64. "대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결", ~ (2007)
  65. "대법원 2001. 11. 13. 선고 99후2396 판결", ~ (2001)
  66. "대법원 2007. 3. 30. 선고 2005후1417 판결", ~ (2007)
  67. "대법원 2004. 6. 25. 선고 2003후847 판결", ~ (2004)
  68. 유영선, "수치한정발명의 기재불비 판단 기준", 대법원판례해설, (90), pp.625~642 (2011)
  69. "MINERALS TECHNOLOGIES", Calcium carbonate filler, T485, pp.2004, ~
  70. 조영선, "명세서 기재요건으로서의 발명의 효과", 인권과 정의, (427), pp.95~117 (2012), 대한변호사협회[DOI]
  71. O.J.E.P.O 95(TBA 3.3.1. Oct. 24, 1985), , 1985
  72. "대법원 1996. 6. 14. 선고 94후869 판결", ~ (1996)
  73. "Case Law of the Boards of Appeals of the European Patent Office" (2010)[URL]
  74. "대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588 판결", ~ (2007)
  75. "대법원 2009. 7. 23. 선고 2009후78 판결", ~ (2009)
  76. "대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결", ~ (2006)
  77. "대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결", ~ (2006)
  78. "심사지침서-특허·실용신안(2011)", 특허청[URL]
  79. "대법원 1997. 7. 25. 선고 96후2531", ~ (1997)
  80. 설민수, "소프트웨어 특허대상성 논의의 역사적 전개와 한국에서의 시사점", 사법, 1(19), pp.101~158 (2012), 사법발전재단
  81. 특허법 일부개정법률안 실용신안법 일부개정법률안 검토보고서, "지성배", 2~ (2006)
  82. "The Telephone Cases, 126 U.S. 1, 534(1888)", ~ (1888)
  83. "Edison Elec. Light Co. v. Boston Incandescent Lamp Co., 62 F. 397, 398∼99 (C.C.D. Mass. 1894)", ~ (1894)

관련 논문AI추천

미국과의 비교를 통해 본 한국법원의 특허청구항 해석원칙과 그 실제설민수사법발전재단 · 사법2013 · 제1권 제23호의약용도발명에서 명세서 기재요건에 대한 연구윤여강법학연구소 · 홍익법학2017 · 제18권 제1호청구범위 해석에 있어서‘상세한 설명의 참작’에 관한 최근 대법원 판결 분석 및 외국 사례와의 비교 검토김병필한국지식재산연구원 · 지식재산연구2014 · 제9권 제2호특허청구범위 해석시 상세한 설명 등의 참조에 관한 고찰구대환, 장형일서울시립대학교 법학연구소 · 서울법학2010 · 제18권 제2호특허법의 발명의 실시가능요건의 실효성에 관한 연구권인희과학기술법연구원 · 과학기술법연구2023 · 제29권 제1호특허 청구범위 해석에 관한 일원론과 이원론의 재검토조영선대한변호사협회 · 인권과 정의2016 · 제461호

이 간행물의 다른 논문 (5건)

북한 법제의 사회적 함의송영현pp. 6-19片務·雙務豫約의 법적 쟁점김동훈pp. 20-38영유권 확립에 대한 실효적 지배의 증거로서의 에펙티비테(effectivités): 말레이시아와 인도네시아의 도서 분쟁에 대한 국제사법재판소의 판결을 중심으로이창위pp. 61-73형 집행 종료 후의 전자장치 부착명령과 소급효금지원칙과의 관계김혜정pp. 74-86특허명세서 용이실시(enablement) 요건 : 캐나다 대법원 비아그라 사건정차호pp. 87-99
원문 보기