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암 치료 의약의 용도발명에 있어 진보성 판단기준 - 특허법원 2016. 1. 21. 선고 2014허4913 판결을 중심으로 -

The Standard of Inventive Step on Medical Use Invention in Treatment of Cancer - Focusing on the Patent Court Case 2014HUR4913 -

강명수
대한변호사협회 (Korean Bar Associtaion)|2016|인권과 정의 (Human Right and Justice)|제462호|pp. 71-89|DOI 10.22999/hraj..462.201612.005

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진보성의약의 용도발명TSM 테스트KSR 판결사후적 고찰inventive stepTSM testKSR decisionmedical use inventionhindsight
주제분류법학

초록

특허법상 특허등록을 받기 위해서는 산업상 이용 가능성, 신규성 및 진보성이 인정되어야 하는데 이 중 이론적으로나 실무적으로 가장 중요한 요건은 진보성이다. 진보성은 기존 선행기술과의 차이가 의미 있는 정도의 개량이 있어야 한다는 것인데 진보성의 속성상 객관적인 기준을 찾기가 매우 어렵다는 것이 문제이다. 종래 우리 법원은 선행기술과 특허발명을 비교하여 용이하게 창작할 수 있는지의 기준에 따라 진보성을 판단해 왔는데 그 기준이 매우 주관적이고 모호하다는 문제가 있었다. 미국에서는 Graham 판결이나 CAFC의 TSM 테스트를 통해 진보성 판단기준이 정립되어 왔었고 그러던 중 2007년에 KSR 판결이 선고되면서 TSM 테스트의 한계가 지적되었다. 그런 상황에서 우리 대법원은 KSR 판결이 선고된 직후 진보성 판단에 있어 사후적 고찰은 허용되지 않는다는 것과 TSM 테스트에 의한 진보성 판단기준 및 그 이외의 보충적 판단기준을 제시하기에 이르렀다. 이러한 대법원 판결은 매우 중요한 기준임에 분명하나 이 또한 추상적인 기준을 담고 있어 그 구체화의 필요성이 여전히 남아 있었다. 그런데 대상판결에서는 암 치료 의약 분야의 특수성을 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로 부터 암 치료 의약용도 발견의 가능성을 예상할 수 있다는 것을 넘어 선행발명으로부터 암 치료 의약용도 발견의 성공에 대해 합리적으로 기대할 수 있는 경우에만 선행발명에 의해 암 치료제 의약용도발명의 진보성이 부정된다고 판시하여 일반적이고 추상적인 진보성 판단에 나아가 해당 발명의 기술분야 특수성을 고려한 진보성 판단을 설시한 것으로서 의의가 있다. 향후 다른 기술분야에 대해서도 이러한 판시를 참고하여 구체적인 진보성 판단기준을 정립해 나갈 필요가 있을 것이다.

Abstract

According to the Patent Act, in order to register a patent, the candidate must be industrially applicable, novel and non-obvious. Among these conditions, the most important one, be it theoretical or practical, is non-obviousness. It requires that the new patent candidate has achieved meaningful advancement in comparison to prior technology but due to the nature of the condition, it is very difficult to find an objective standard upon which to compare. Traditionally, Korean courts of law compared prior technology with the patent candidate and judged whether it non-obvious by contemplating if it was easily creatable but that standard was always problematic as it was very subjective and equivocal. In the United States, the standards for judging whether a candidate was non-obvious were established through the Graham v. John Deere Co. case and the CAFC’s TSM Test. However, in 2007, with the final verdict on the KSR v. Teleflex case, the limits of the TSM Test were pointed out. Under such circumstances, the Korean Supreme Court came to rule, right after the KSR verdict was announced, that a hindsight was not allowed in judging non-obviousness and also presented non-obviousness judgement standards in accordance with the TSM test and other supplementary criteria. Although this judgment by the Supreme Court is very important in its own right, it is still too abstract and needs to be refined further. However, in this ruling, in consideration of the unique characteristics of pharmaceutical substances for the treatment of cancer, the non-obviousness of a new pharmaceutical substance is only denied when the successful discovery of a pharmaceutical substance is rationally expectable from prior technology rather than if the mere possibility of such a discovery is anticipated. As such this ruling is meaningful in that it has added to the general and abstract judgment standard a consideration of the unique characteristics of a specific technological domain. There is a need to establish a more specific non-obviousness judgment standard for other technological domains as well in the future by referring to ruling.

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