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보통명칭의 결합표장에 대한 상표등록 여부 - 미국 연방대법원 2020. 6. 30. 선고 USPTO v.Booking.com 판결을 중심으로 -

Whether the composite mark consisting of a generic name and a TLD can create a protectable trademark? - With regard to the U.S. Supreme Court ruling on USPTO v. Booking.com -

엄태민
법학연구소 (The Institute of Legal Studies Konkuk University)|2021.06|The Journal of Law & IP|제11권 제1호|pp. 37-74|DOI 10.23190/lawnip.2021.11.1.002

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distinctiveness소비자 인식consumer perception식별력보통명칭최상위도메인결합표장generic nametop-level domaincomposite mark
주제분류법학

초록

이 글은 보통명칭과 “.com”이 결합된 표장이 상표등록을 받을 수 있을지에 대한 의문을 해소해 줄 수 있는 최근 미국 연방대법원의 USPTO v. Booking.com 판결의 주요 내용과 쟁점 및 시사점을 검토하여, 향후 우리나라 상표법령의 판단기준 정립 등에 참고할 만한 사항을 살펴보기 위해 작성되었다. 미국 연방대법원은 위 판결에서 보통명칭 “Booking”에 “.com”을 결합한 출원상표 “Booking.com”을 소비자들이 특정한 출처로 인식하므로, 상표등록 요건을 충족한다는 점을 명확히 하였다. 이와 관련하여 이 글은 첫째, 식별력이 없는 표장들의 결합상표가 수요자들에게 특정 출처로 인식되고 있다는 구체적인 증거가 있을 경우 상표등록 요건 충족을 적극적으로 고려할 수 있도록 우리나라 상표 심사기준에 식별력 유무 판단원칙을 명문화해야 하고 둘째, “보통명칭+최상위 도메인” 형식의 브랜드를 채택하여 상표로 등록을 희망하는 기업은 우선 도메인네임을 선점하고, 소비자 인식에 관한 구체적인 증거자료를 장기적으로 확보하는 노력이 필요하다는 결론에 이르게 되었다.

Abstract

This article intends to contribute to the examination of the recent ruling (United States Patent and Trademark Office, et al. v. Booking.com B. V., 591 U.S. ___ (2020)) by the Supreme Court of the United States regarding the eligibility of federal trademark registration on the composite mark consisting of a generic name and a TLD (top-level domain). Specifically, concerning the presented question whether the addition of a TLD (“.com”) to an otherwise generic name (“booking”) can create a protectable trademark, the U.S. Supreme Court held that “booking.com” brand meets the requirement for the trademark registration because the consuming public perceives the mark not as the product or service, but as the producer. This article concludes that the trademark manual of examining procedure (TMEP) of Korea should be newly incorporated the basis of determination whether consumers understand a given “generic.com” term to describe the corresponding website or to identify the website’s proprietor. It also urges the entity which owns composite mark consisting of a generic name and a TLD, and wishes to getting trademark registration on the mark to obtain the relevant domain name first, and, subsequently, to accumulate the specific evidence of consumer perception.

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