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논문KCI 등재

진보성 판단에서 발명의 효과

Study on Proper Assessment of Technical Effect of the Invention When Evaluating the Inventive Step

양인수
한국지식재산연구원 (Korea Institute of Intellectual Property)|2023.12|지식재산연구 (Journal of Intellectual Property)|제18권 제4호|pp. 25-75|DOI 10.34122/jip.2023.18.4.25

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진보성발명효과effectinvention간접사실독립요건inventive-stepSecondary considerationSeparate requirement

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과거 진보성을 선행기술과 구별되는 실체적인 개념으로 이해하여 상승효과 또는 현저한 효과와 같은 중대한 개선을 의미하는 징표가 있을 때에만 진보성을 인정하는 방식에서, 최근에는 발명을 용이 도출 여부(동기부여 유무) 에 관한 논리부여의 문제로 보아 논리부여가 적절치 않은 경우에는 진보성을 인정하는(입증의 충분성에 따른) 절차적 진보성 판단방식으로 정착되고 있음을 고려할 필요가 있다. 발명의 효과는 발명의 구성으로부터 나오는 것으로서, 발명이 쉬운지 어려운지 여부를 판단할 때에는 구성의 곤란성과 함께 그 효과도 고려하여야한다. 진보성 판단에 관한 효과의 위치와 관련한 이차적고려설과 독립요건설이라는 2가지 학설 간의 대립이 있지만, 기본적으로 이차적고려설의 입장을 취하면서, 그 과정에서 효과는 독립적으로 일단의 추정으로 성립된 동기부여를 부정하는 방식으로 작용할 수 있다는 입장을 취하면, 구성의 용이 도출 여부 판단에 보다 충실해질 수 있을 것이다. 효과를 동기의 요소로 파악하여 구성의 용이 도출 여부 판단 과정 중 ‘시도의 자명성(예측가능성)’ 또는 ‘과제의 공통성’으로 판단하는 방법 등에 의해, 기존 효과에 관한 논의를 동기부여 등의 구성의 용이 도출 여부에 관한논의로 흡수함으로써, 구성의 용이 도출 여부에 대한 판단만으로도, 본래의특허법 제29조 제2항의 취지인 ‘쉽게 발명할 수 있었는지 여부’가 충분히 검토될 수 있도록 해야 한다.

Abstract

Concerning technical effect of the invention when assessing inventive-step judgement, comments by scholars and case laws have been divided into two viewpoints, ‘secondary consideration factor theory’ and ‘separate inventive step requirement theory’. Does obviousness of invention to be derived from the prior art in Patent Act 29(2) mean obviousness of constitution of an invention to be derived, or mean obviousness of both constitution and technical effect of an invention to be derived? This paper suggests that the two theories could coexist in relation to the position of the technical effect in assessment of inventive step, which position is also consistent with current Korean case law. However, if we do not integrate the two theories, we are likely to tend to focus only on the technical effect by omitting the determination of whether it is obvious for the constitution of an invention to be derived from prior art. Inventive step judgement should be primarily based on ‘secondary consideration factor theory’, but in the process ‘unexpected remarkable effect’ can be considered in the way it can rebut the presumption of obviousness of constitution of an invention to be derived.

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